¡Que patenten otros!

En el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial (sí, amigos, hay días para todo) sorprende leer un par de noticias que, al menos en apariencia, cuestionan el argumentario habitual a favor del uso de patentes, marcas, diseños y otros derechos como herramientas para fomentar la innovación y la creatividad.

El Instituto Neurológico de Montreal (MNI), de la Universidad de McGill en Canadá, anunció el pasado mes de enero su decisión de adoptar radicalmente los principios y prácticas de la ciencia abierta (open science) para “acelerar” su investigación científica. ¿Qué implica esta decisión? Para empezar, que todos los resultados y datos que obtengan estarán disponibles libremente, junto a sus publicaciones científicas. Pero lo más sorprendente es que el instituto no solicitará patente alguna sobre sus descubrimientos. Guy Rouleau, director del instituto canadiense, reconoce que “es un experimento, nadie ha hecho esto nunca”.

Hechos y cifras del Montreal Neurological Institute and Hospital. Fuente: MNI

De ciencia abierta y de apertura se está hablando mucho, quizá demasiado, desde hace ya un tiempo. Para los que no estén familiarizados con el término, la ciencia abierta se puede definir cómo el conjunto de prácticas que hacen que todo el proceso de investigación científica sea completamente accesible y transparente, y comprende conceptos como  datos abiertos (open data), acceso abierto (open access) o código abierto (open source), entre muchos otros. La apertura se ha convertido en la nueva moda en política científica y, como suele pasar con las modas, alcanza su paroxismo cuando los políticos la integran en sus discursos, como el pronunciado por el Comisario Europeo de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, el pasado mes de junio.

En el caso del MNI, no parece que la decisión se haya tomado a la ligera o como respuesta a esta moda. Se produce tras un año de consultas y debates entre todos los miembros de instituto, que en su mayoría apoyan la nueva política. Hay quien lo considera incluso “un imperativo moral”. Con todo, la participación en la iniciativa es voluntaria y, en materia de propiedad industrial, da la opción a los investigadores de solicitar patentes sobre sus resultados de investigación, a título particular. Rouleau reconoce que esta política conlleva renunciar a ingresos por licencias en un futuro, pero también argumenta que la investigación que desarrollan es muy básica y que el retorno obtenido hasta ahora ha sido limitado. La misión del MNI es “acelerar la ciencia, no hacer dinero”, sentencia Rouleau. Ahí queda eso.

Bajo principios similares, Myeloma UK y el Consorcio de Genómica Estructural (SGC) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de acelerar el descubrimiento de nuevas dianas farmacológicas contra el mieloma y, en última instancia, el desarrollo de nuevos tratamientos para los pacientes de esta enfermedad. SGC y Myeloma UK han acordado no solicitar ninguna patente sobre los resultados de la investigación y poner a disposición de la comunidad científica tanto el conocimiento como los materiales y reactivos que se generen, sin restricción alguna.

Según Eric Low, CEO de Myeloma UK, no sólo se trata de obtener mejores resultados de su investigación, sino también hacerlo “más rápido y de una manera más eficiente”. ¿Ralentizan las patentes la investigación científica? “Entendemos que una manera de lograrlo es compartiendo abiertamente los descubrimientos en fases tempranas (…) compartiendo nuestros datos y nuestras herramientas podemos aprender más sobre las enfermedades y, juntos, acelerar el progreso hacia tratamientos más efectivos” explica Low. El acuerdo entre Myeloma UK y el SGC es el primero de estas características en Europa, y destaca aún más si consideramos que el SGC es un partenariado público-privado que reúne a multinacionales farmacéuticas como Novartis, Pfizer o Janssen, entre otras.

Conclusión y reflexión

¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Está cambiando realmente la manera es que se hace ciencia, tal y como insinúa Moedas? ¿Las empresas farmacéuticas se han convertido de repente en organizaciones sin ánimo de lucro?

Con seguridad, ni una cosa ni la otra.

La ciencia abierta es un movimiento muy heterogéneo en sus manifestaciones y también en sus causas. La decisión del MNI viene motivada, en primer lugar, por una reflexión sobre qué estrategia es la más adecuada para realizar su misión como institución científica. El retorno que universidades y centros de investigación obtienen de sus derechos de propiedad industrial es con frecuencia escaso y, bajo este punto de vista, cobra sentido la opción de renunciar a los mismos y facilitar la reutilización por terceros del conocimiento generado, en línea con lo que preconiza el movimiento de la ciencia abierta. En contraposición, se suele argumentar que los resultados de investigación que no están protegidos adecuadamente carecen de interés para las empresas y, por lo tanto, nunca llegan a convertirse en innovaciones que beneficien a la sociedad. Sin embargo, en el caso particular de la investigación en biomedicina y biotecnología, existe un debate abierto -y no resuelto- sobre hasta qué punto el conocimiento y los resultados científicos deben ser objeto de privatización y comercialización bajo la forma de derechos de propiedad industrial.

Por su parte, es cada vez más habitual que la investigación farmacéutica se desarrolle bajo la forma de partenariados público-privados en los que los participantes ponen a disposición sus derechos de propiedad industrial o incluso renuncian a los mismos. En un contexto de elevado riesgo y coste como es el necesario para el desarrollo de nuevos fármacos, la propiedad industrial deja de emplearse para bloquear a posibles competidores y se convierte en una herramienta que permite atraer a colaboradores dispuestos a compartir dichos riesgos y costes. No obstante, como señalan los investigadores Javier Lezaun y Catherine M. Montgomery en un reciente trabajo, esto se da sólo en la medida en la que los resultados últimos de esta colaboración sean susceptibles de protección en el futuro. Es por ello que este tipo de iniciativas y consorcios se suelen limitar a fases más o menos tempranas de la investigación, como es el caso de la colaboración entre Myeloma UK y SGC, o el MNI.

¿Te parece acertada la política de no solicitar patentes, como norma general? En su caso, ¿qué motivos aconsejarían adoptar esta decisión?

¿Crees que es una tendencia que se extenderá en el futuro a otros organismos de investigación, universidades o proyectos?

Modelos de innovación, crowdfunding y el pinchazo de Theranos

Retomo la costumbre de hacer una breve revista de blogs con los temas más destacados de la semana que, en esta ocasión, nos permiten reflexionar sobre la necesidad de repensar las políticas institucionales de transferencia de conocimiento o volver sobre el rol que el crowdfunding puede y debe tener en la financiación de la ciencia, entre otros. ¡Espero que sea de vuestro interés!

Susana Borrás, profesora de innovación y gobernanza en la Copenhagen Business School, habla en su blog sobre la direccionalidad de la transferencia de conocimiento en las universidades. Frente a la visión tradicional de las universidades como generadoras de un conocimiento que, casi por imperativo categórico, se transfiere a su entorno social y económico y se convierte en innovación, Borrás propone que los actores de dicho entorno -empresas, administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales…- deben implicarse en el propio proceso de transferencia y de producción de este conocimiento, estableciendo así un modelo bidireccional.

Este planteamiento no es especialmente novedoso. Está implícito en la concepción sistémica de la innovación y resulta coherente con el enfoque abierto y participativo de la misma, de “moda” desde hace un tiempo. Sin embargo, la bidireccionalidad de la que habla Borras y los mecanismos para ponerla en práctica en las universidades son, con frecuencia, deficientes, por lo que es más que oportuno ponerlos sobre la mesa.

Lydia Gil, en su blog Social media en investigación, realiza una interesante entrevista a Isabel Méndez, técnico del Departamento de Participación Privada de I+D+i de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y responsable de la plataforma de crowdfunding científico Precipita. El crowdfunding en ciencia es un tema que despierta pasiones enfrentadas y del que ya nos hemos hecho eco anteriormente en el blog. Mientras hay quien lo considera como una vía de obtención de fondos ineludible, sus críticos consideran que son los estados quienes deben asegurar la financiación de la investigación científica, puesto que los ciudadanos ya pagan impuestos para ello.

Méndez se felicita de haber “recaudado más de 328.000€ con una aportación media de 80 euros por donación y más de 3.500 donantes”. ¿Es mucho o es poco? Por aportar un poco de contexto, la puesta en marcha y la promoción de Precipita ha costado un total de 102.400€, como se puede consultar en el perfil del contratante de la FECYT, a lo que se podría sumar 131.500€ destinados a la contratación de servicios de diseño, desarrollo y ejecución del un programa de formación y asesoramiento en fundraising para centros de investigación.

En otro orden de cosas, el blog de la OEPM en Madri+d explica, con la claridad a la que nos tiene acostumbrados, el tratamiento que la nueva Ley de Patentes 24/2015 hace de aquellas invenciones que puedan ser de interés para la defensa nacional y las principales diferencias respecto a lo que disponía la anterior Ley de Patentes 11/1986. Destaca que la nueva ley clarifica los procedimientos y plazos aplicables, tanto en lo relativo a la evaluación de dicho interés por parte de la OEPM y del Ministerio de Defensa, como a la autorización para presentar una solicitud de patente prioritaria en el extranjero.

Y terminamos hablando de Theranos, la empresa biotecnológica estadounidense cuya burbuja “pinchó” la semana pasada. Miguel Ángel Máñez publica en su blog Salud con cosas un artículo del Dr. Enrique Rodríguez-Borja, del Hospital Clínico Universitario de Valencia, quien analiza las dudas sobre la tecnología de análisis de sangre de Theranos que han llevado a poner en cuestión el propio futuro de la empresa, y nos abre una reflexión sobre hasta qué punto un negocio fundamentado en falsas evidencias científicas puede ser viable.

¡Feliz semana!

CRISPR, patentes y cómo la innovación crea (o no) empleo

Son (somos) pocos los blogs dedicados a la transferencia de tecnología o, de una manera más amplia, a la relación entre la investigación científica y la empresa. Sin embargo, éste es un campo que despierta cada vez más interés. Casi a diario, es fácil encontrar artículos y apuntes en blogs y medios que sí abordan de un modo u otro sus diferentes facetas: desde la gestión de la investigación y de la innovación o la propiedad industrial e intelectual, hasta el desarrollo de negocio o la estrategia empresarial, entre otros.

Con los contenidos más destacados de esta semana que termina, he preparado esta breve revista de prensa (o, mejor dicho, de blogs) que comparto con vosotros. 

La revista Genética Médica dedica un artículo sobre la guerra de patentes entre la Universidad de California en Berkeley y el Instituto Broad de la Universidad de Harvard y el MIT a propósito de la tecnología CRISPR-Cas9, que permite introducir mutaciones o reparar cambios en el material genético de una célula. Sobre CRISPR-Cas9, sus fundamentos y sus posibles aplicaciones se ha dicho y escrito mucho, quizá incluso demasiado. Podéis encontrar una excelente conferencia sobre los sistemas CRISPR-Cas de la mano del Dr. Martínez Mojica, “padre” científico de los mismos. El artículo de Genética Médica pone de manifiesto, por una parte, que los litigios sobre propiedad industrial no son en modo alguno exclusivos de las grandes empresas, y pueden enfrentar en los tribunales a instituciones académicas. Por otra parte, supone un interesante caso de estudio jurídico que ilustra las diferencias que se derivan de aplicar los criterios primero en inventar (“first-to-invent“) o primero en registrar (“first-to-file“).

Francisco Moreno analiza en su blog diferentes modelos econométricos sobre la producción de patentes y de publicaciones científicas en función del gasto público y privado en I+D. Como sería de esperar, grosso modo el gasto público en I+D fomenta las publicaciones y el gasto privado en I+D las patentes, pero las conclusiones de estos modelos sugieren también una aparente relación negativa entre gasto público en I+D y el número de patentes triádicas, lo que resulta más sorprendente. Francisco deja el debate abierto a posibles explicaciones para este fenómeno. ¿Podría una deficiente estrategia de propiedad industrial en universidades y organismos públicos de investigación contribuir al mismo?

Precisamente de las patentes generadas por la universidad española se hace eco Pedro Uceda en su blog, en el que desgrana el contenido del informe “Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica” de la Fundación CYD. Con buen criterio, Pedro destaca el hecho de que el informe no recoge datos sobre cuántas de estas patentes están siendo explotadas de manera efectiva. ¿Sigue la universidad, en materia de propiedad industrial, centrada en la cantidad antes que en la calidad? Con todo, no olvidemos que no sólo de patentes vive la transferencia de tecnología.

Dejamos de hablar de patentes para terminar hablando de innovación. Xavier Ferras reflexiona sobre si la innovación crea o destruye empleos y ofrece una respuesta casi salomónica: “la innovación disruptiva es una generadora neta de empleos, mientras que la innovación incremental destruye puestos de trabajo”. Sin embargo, Xavier refina esta hipótesis al incorporar a la ecuación no sólo el tipo de innovación sino también el sector al que ésta se aplica, y la ejemplifica con acierto al aportar datos del empleo generado por los gigantes de Internet estadounidenses y la industria manufacturera alemana. Esta última sería capaz de generar 16 empleos por cada dólar inyectado en el mercado financiero, frente a sólo 1 empleo creado por parte de las primeras. ¿Deberían las políticas de innovación considerar este aspecto, por ejemplo al priorizar determinados campos científicos o sectores económicos? ¿Biotecnología o Internet de las Cosas? ¿Industria 4.0 o energías renovables?

¡Feliz semana!

Hacia una gestión estratégica de la propiedad industrial en la universidad española

(Artículo de opinión publicado originalmente en el boletín Abril Informa Patentes, Investigación y Desarrollo de Abril Abogados, a quienes agradezco la invitación a participar y su interés.)

Con anterioridad a los años 80 las patentes solicitadas por la universidad española eran testimoniales: la primera solicitud, presentada por la Universidad Autónoma de Madrid, data de 1973 y venía a proteger el procedimiento de fabricación de un LED que emitía luz verde y roja. De un tiempo a esta parte la situación ha cambiado mucho, y para mejor. Actualmente nadie discute que la universidad sea un actor esencial en la investigación e innovación en España. Como muestra, la actividad inventora de las universidades españolas supone cerca de un 20% de todas las patentes nacionales. Sin embargo, periódicamente se aviva el debate de que nuestras universidades y, por extensión, el resto de nuestro sistema de ciencia y tecnología, no son suficientemente capaces de convertir sus resultados de investigación en productos y servicios innovadores que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra economía. Las causas de esta situación son múltiples y, aunque en algunos casos matizables, bien conocidas: desde una investigación que en ocasiones no responde a las necesidades de nuestro tejido empresarial o la falta de incentivos a la transferencia de tecnología en las universidades, hasta la escasa participación de las empresas en actividades de investigación y desarrollo y su dificultad para incorporar las innovaciones que obtienen a su vez las universidades y organismos de investigación.

Con todo, una faceta que con frecuencia se pasa por alto es el uso que tanto empresas como universidades hacen de la propiedad industrial, y el papel que ésta juega en la estrategia de innovación nacional. Según datos de la OECD, Alemania y España realizaron en 2013 una inversión en I+D de 96.069 y 17.960 millones de dólares, respectivamente, que se tradujo en la solicitud de 5.465 y 244 patentes triádicas. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización. Si analizamos estas cifras en términos relativos, la economía alemana, con una inversión en I+D aproximadamente 5 veces superior a la española, obtuvo un número de solicitudes de patentes triádicas más de 20 veces superior. Siendo la universidad, como hemos visto, uno de los principales generadores de innovación en nuestro país, cabría preguntarse por su gestión de la propiedad industrial la cual, en una mayoría de casos, es fundamentalmente administrativa. Ante un nuevo resultado de investigación susceptible de protección, se realiza un análisis de patentabilidad y, si éste es positivo, se presenta la solicitud de patente ante la OEPM, en la que la universidad se beneficia de una exención en el pago de tasas. Habitualmente se presenta también la solicitud internacional PCT, se realiza una mayor o menor acción comercial (según la universidad) y, llegado el momento de entrada en fases nacionales, si no ha sido posible licenciar la patente, ésta se abandona sin más.

La falta, salvo excepciones, de una mayor gestión estratégica de la propiedad industrial sería una de las causas subyacentes del escaso retorno obtenido por la investigación española. Si bien algunos indicadores, como el número de solicitudes, pueden ser aceptables, la situación actual ha fomentado la cantidad antes que la calidad y la transferencia al mercado. Ejemplo de ello son las patentes “curriculares”, que con frecuencia no representan una innovación real y contribuyen al abultado peso que la universidad tiene en el total de solicitudes de patente nacionales. De hecho, éste es uno de los aspectos en los que incide la nueva Ley de Patentes, al hacer obligatorio el examen previo y limitar la exención de tasas a aquellas patentes que hayan “producido una explotación económica real y efectiva”.

Una estrategia de propiedad industrial en investigación debería tener como objetivos priorizar los resultados más prometedores a fin de maximizar su impacto económico y social, así como gestionar los riesgos tecnológicos y de mercado inherentes a invenciones en fases muy temprana. Esto pasaría por una aproximación más “agresiva”, basada en la selección de un portfolio de tecnologías más reducido pero con el compromiso de realizar una mayor inversión en su protección, desarrollo y comercialización. Para cada tecnología o resultado de investigación se debería elaborar una hoja de ruta de desarrollo tecnológico y comercial -desde la clásica licencia a la creación de start-ups o incluso la explotación directa- e identificar los socios adecuados para llevarla a cabo, ya sean empresas industriales, inversores, otros centros de I+D, intermediarios o clientes. En una segunda fase, sería necesario además movilizar recursos -públicos o, mejor, privados- para madurar estas tecnologías y realizar pruebas de concepto que, además de incrementar su valor, puedan servir para reforzar los derechos de propiedad industrial. Como en toda estrategia, sería imprescindible hacer un seguimiento de la misma en base a indicadores objetivos de coste-riesgo-beneficio y contar, cuando sea oportuno, con un consejo externo especializado.

Finalmente, un planteamiento de estas características requiere del apoyo y compromiso de los órganos de gobierno de la universidad o centro de investigación, y el proceso de toma de decisiones no debería realizarse exclusivamente caso por caso, sino desde un análisis integral que tenga en consideración la estrategia global de la institución.

¿Se puede patentar la pseudociencia?

La revista Science publicó en 2004 un trabajo del científico coreano Woo-Suk Hwang, en el que él y su grupo anunciaban haber sido capaces de obtener células madre embrionarias humanas mediante clonación. El método de Hwang podía suponer la llave para el tratamiento de numerosas enfermedades degenerativas y, acompañado de las enormes expectativas que en aquel entonces despertaba la medicina regenerativa, el descubrimiento ocupó inmediatamente un lugar destacado en todos los medios de comunicación, tanto especializados como generalistas.

Sin embargo, el trabajo de Hwang no pasaría a la historia de la ciencia más que como uno de los mayores fraudes científicos recientes.

La comunidad científica no tardó en expresar sus reservas sobre la veracidad de los resultados obtenidos por Hwang. Corea del Sur hizo una cerrada defensa de su flamante héroe científico nacional, pero no sirvió para detener las sospechas y acusaciones, entre la publicación de nuevos resultados por parte del equipo de Hwang y el esfuerzo inútil de otros investigadores por replicarlos.

Finalmente, a principios de 2006, la Universidad Nacional de Seúl anunció que los datos publicados por Hwang eran falsos, e incluso el propio Hwang reconoció el fraude y pidió disculpas públicamente. El científico coreano fue apartado de sus responsabilidades científicas y, en la actualidad, sus artículos publicados en Science constan como retirados. La revista Nature mantiene aún hoy una sección especial sobre el fraude de Hwang en su página web.

El Dr. Hwang dando explicaciones.
El Dr. Hwang dando explicaciones.

Transcurridos casi 10 años podemos felicitarnos de que los mecanismos de control de la comunidad científica funcionaran correctamente, y así dar por cerrado un claro caso de mala praxis científica.

Solo que, sorprendentemente, no estaba tan cerrado como podía parecer.

En febrero de 2014, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas (USPTO) publicaba la concesión de la patente 8,647,872, con título “Human embryonic stem cell line prepared by nuclear transfer of a human somatic cell into an enucleated human oocyte” y entre cuyos inventores se encuentra nuestro conocido Woo-Suk Hwang. La patente describe una línea celular embrionaria humana obtenida mediante clonación, así como el método empleado a tal efecto. Lo que venía a ser el objeto del primero de los artículos publicados por Hwang en Science en 2004.

Las preguntas que se plantean son inmediatas: ¿Se puede patentar algo que la comunidad científica ha determinado que no funciona? ¿Cuál es la utilidad de patentarlo? Y, ¿para qué sirven las oficinas de patentes si, aparentemente, se cuelan semejantes “inventos”?

Examinador a tus patentes

Empezando por la primera pregunta, aunque pueda resultar extraño, las oficinas de patentes no comprueban la veracidad de las reivindicaciones contenidas en las solicitudes de patente. Hay que recordar que la tarea fundamental de los examinadores de las oficinas de patentes -los expertos encargados de tratar las solicitudes de patentes- es evaluar si dichas solicitudes cumplen los consabidos requisitos de patentabilidad:

  • Novedad: Que la información relativa a la invención no haya estado a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud.
  • Actividad inventiva: Que la invención no resulte evidente para un especialista medio en la materia.
  • Aplicación industrial: Que la invención sea susceptible de ser fabricada o utilizada en cualquier tipo de industria.

Cuando evalúa una patente, el examinador se pone en el lugar de lo que sería un experto con unos conocimientos medios en la materia, lo que en ocasiones le lleva a moverse sobre una línea muy fina.

Por una parte, el examinador debe exigir que la invención esté descrita de manera suficientemente clara y completa para que ese hipotético experto sobre la materia pueda ejecutarla.

Por la otra, en según qué campos científicos, para el examinador puede ser difícil mantenerse informado de todos los avances que se producen y, por tanto, estar en condiciones de juzgar la veracidad o no de la invención. En algunos casos, adoptar una postura excesivamente conservadora podría llegar a limitar el desarrollo de tecnologías disruptivas.

En consecuencia, la concesión de una patente tan sólo implica que el examinador considera que la invención podría funcionar o que, cuanto menos, no encuentra motivo para pensar que no podría funcionar de ningún modo. Es decir, no garantiza que los procedimientos o productos descritos o derivados de la misma hagan lo que dicen hacer.

Con todo, las patentes que son claramente irrealizables sí son rechazadas. Porque incumplen el requisito de poder ser ejecutadas y, en parte, también por falta de aplicación industrial. Un ejemplo de esto es la patente US 2006/0073976 A1, que describe un método de distorsión gravitacional y de desplazamiento temporal… Lo que vendría a ser una máquina del tiempo, invención de Marlin B. Pohlman, un señor de Tulsa, Oklahoma. La solicitud de patente fue tumbada por el examinador (para desgracia de los seguidores del Dr. Who).

Method of gravity distortion and time displacement . Fuente: USPTO
Method of gravity distortion and time displacement . Fuente: USPTO

Más allá de la anécdota, las solicitudes de patente pseudocientíficas pueden llegar a suponer un problema. En particular, cuando los medios de comunicación se hacen eco de algunas de estas invenciones y generan unas expectativas infundadas que, al final, terminan por desacreditar el sistema de patentes e incluso la investigación científica en su conjunto.

La USPTO puso en marcha en los años 90 un programa interno denominado SAWS (Sensitive Application Warning System), cuyo objetivo era detectar solicitudes de patentes que pudieran ser controvertidas: desde remedios milagrosos para el SIDA u otras enfermedades hasta fuentes de energía infinita. El programa SAWS no estuvo exento de polémica. Se mantuvo en secreto durante cerca de 20 años y, en la práctica, se trataba de una vía de evaluación de patentes paralela a la oficial. La USPTO lo dio por finalizado en marzo de 2015.

Móviles perpetuos y homeopatía

Los intentos de patentar invenciones cuya base científica es cuestionable son tan antiguos como el propio sistema de patentes. La USPTO mantiene una colección de solicitudes de patente dedicada nada más y nada menos que a máquinas de movimiento perpetuo: artilugios que generan como mínimo la misma energía que consumen, y que violan de paso los principios de la termodinámica.

Con frecuencia el propio inventor está convencido de la validez y de la genialidad de su invento -como seguramente sea el caso del señor Pohlman- y podemos suponer que actúa de buena fe. Sin embargo, en otros casos, la obtención de una patente puede servir para dar cierta credibilidad a negocios dudosos, cuando no fraudulentos.

En el caso de la homeopatía, una sencilla búsqueda en Google Patents arroja un buen número de patentes relacionadas, tanto solicitadas como concedidas y, en algunos casos, muy llamativas.

La compañía francesa Boiron, principal fabricante mundial de homeopatía, solicitó en abril de 2010 una patente relativa a un medicamento homeopático para el tratamiento del cáncer y que se basa en el uso de la fenacetina. La fenacetina era un fármaco antipirético y analgésico ampliamente utilizado hasta su retirada del mercado en 1983 por sus efectos adversos, entre los que destacan un mayor riesgo de sufrir nefropatías así como determinados tipos de cáncer.

Los inventores afirman haber descubierto que “la fenacetina puede ser usada, en una dilución homeopática, para el tratamiento del cáncer en humanos” e inhibir la invasión, crecimiento y desarrollo tumoral. Siempre según la solicitud de patente, la fenacetina diluida en 100^4 veces (4CH en la jerga homeopática) sería capaz de inhibir la expresión de los genes MMP2 y MMP14, implicados en la progresión y metástasis de distintas formas de cáncer.

Pero un momento… ¿No está la comunidad científica harta de repetir, por activa y por pasiva, que la homeopatía carece de base científica? ¿Cómo se atreve Boiron a solicitar la patente de un medicamento homeopático para tratar nada más y nada menos que el cáncer?

Bases pseudocientíficas de la homeopatía.

La solicitud de patente de Boiron enlaza un conocimiento científico aceptado, que la fenacetina incrementa el riesgo de producir cáncer, con una hipótesis científica conocida, que la fenacetina podría inhibir algunos procesos tumorales, e insinúa una causalidad entre ambos: la fenacetina, que en determinadas dosis aumenta el riesgo de padecer cáncer, diluida de acuerdo a los principios de la homeopatía permitiría curarlo. Lo que se conoce como una falacia lógica causal, pero que la empresa utiliza muy hábilmente para dar a la homeopatía una pretendida base científica.

¿Y qué opina la oficina de patentes, en este caso la europea, de todo esto? La Oficina Europea de Patentes (EPO) hace su trabajo, es decir, evalúa si la solicitud cumple los requisitos de patentabilidad vistos anteriormente. Para ello, los examinadores de la EPO buscan en múltiples bases de datos documentos relevantes o relacionados con la solicitud de patente presentada. Posteriormente los analizan y determinan si la solicitud cumple dichos requisitos, en particular los relativos a la novedad y a la actividad inventiva, emitiendo lo que se conoce como opinión escrita.

La opinión de la EPO sobre la solicitud de patente de Boiron considera que el contenido de la patente no es ni novedoso ni mucho menos tiene actividad inventiva, a excepción de un punto:

9. Composition according to at least one of claims 2 to 5, characterized in that the solution is a homoeopathic medicament, preferably Phenacetinum 2CH, 3CH, 4CH and 5CH, preferably Phenacetinum 4CH.

Lo que quiere decir el examinador es que, aunque el posible uso de la fenacetina para tratar el cáncer no es nuevo, no ha encontrado a nadie que se le haya ocurrido diluirla en una solución homeopática (probablemente para no hacer el ridículo ante sus colegas) y, en consecuencia, su uso en esa forma sí sería patentable por Boiron.

La oficina de patentes no dice que funcione ni que se vaya a comercializar -esto último depende de las agencias reguladoras de medicamentos- pero una hipotética concesión de la patente podría dar lugar a titulares más que sensacionalistas: “patentado fármaco homeopático para el tratamiento del cáncer“. En este caso no parece que vaya a ser así, porque Boiron, según figura en el registro de la EPO, habría renunciado a continuar con la tramitación de la patente. No estarían muy convencidos de su invención…

En cambio, Boiron sí tiene otras patentes concedidas, pero relacionadas con aplicaciones más terrenales y probablemente más cercanas a su negocio principal, como una cadena de producción y un dispositivo para fabricar productos azucarados.

Conclusión

Respondiendo a la pregunta que da título a este artículo, definitivamente sí, la pseudociencia se puede patentar. Los motivos, como hemos visto, pueden ir desde el convencimiento del propio inventor en su invención hasta el interés empresarial.

La pseudociencia, no lo olvidemos, vende, y una buena estrategia de propiedad industrial, como todo en la empresa, está orientada a mantener y aumentar las ventas. La protección mediante patentes puede utilizarse para ganar cierta credibilidad entre un público no informado, pero también para defender una posición en el mercado. Independientemente de que un producto o servicio carezca de base científica, los derechos de propiedad industrial sobre el mismo pueden emplearse para impedir la entrada de competidores.

¿Por qué patentó Hwang su método de obtención de células madre embrionarias? Probablemente porque no tenía otro remedio. Hwang consta como inventor de muchas otras solicitudes de patente, algunas de ellas también concedidas. Aún a sabiendas de que había falseado sus datos, si hubiera renunciado a patentar su revolucionario método de clonación se habría puesto en evidencia o, al menos, habría levantado sospechas.

La pseudociencia va a seguir existiendo, así como las solicitudes de patente sobre invenciones pseudocientíficas o fraudulentas. Su concesión genera desinformación entre los consumidores y desacredita el trabajo de las oficinas de patentes, por lo que revisar los criterios de evaluación empleados por estas últimas podría limitar, en parte, el problema.

Sin desvirtuar el sistema de patentes que, en definitiva, es tan solo un instrumento. Si bien puede dar cobertura a negocios dudosos, también da transparencia a estas presuntas invenciones. Su publicación nos permite determinar de primera mano si tienen una base científica sólida o si, por el contrario, nos encontramos ante un engaño, en muchos casos deliberado.

¿Cuáles son las consecuencias de la solicitud y concesión de patentes pseudocientíficas?

¿Qué opinas del rol de las oficinas de patentes? ¿Deberían emplear criterios más estrictos de evaluación?

¿Sería necesario introducir reformas mayores en el sistema de patentes?

NOTA. La imagen que ilustra la cabecera del artículo corresponde al estupendo corto de animación “El vendedor de humo“, dirigido por Jaime Maestro.

¿Cómo convierte la NASA su tecnología espacial en aplicaciones terrestres?

Hace tan sólo unas horas que la sonda espacial New Horizons, lanzada por la NASA hace más de 9 años, ha llegado por fin a su destino, Plutón: uno de los principales cuerpos celestes de lo que, tras dimes y diretes astronómicos, se ha dado en llamar la tercera zona y que comprende el espacio situado más allá de Neptuno, el más lejano de los gigantes gaseosos.

El viaje de la New Horizons no concluye en Plutón. De hecho, no entrará en su órbita. La sonda pasará a unos 12.500 km. de Plutón y a 28.800 km. de Caronte, su principal luna, antes de continuar su viaje hacia el Cinturón de Kuiper, donde probablemente se aproxime a algunos de los objetos (KBO, Kuiper Belt Objects) que lo pueblan para estudiar por primera vez esta zona del Sistema Solar.

Plan de la misión New Horizons. Fuente: NASA.
Plan de la misión New Horizons. Fuente: NASA.

La New Horizons, como todo artefacto espacial, es el resultado de un trabajo de ingeniería complejo, multidisciplinar y costoso. Para llevarlo a cabo la NASA cuenta con la colaboración de múltiples instituciones y empresas que, con frecuencia, son las verdaderas responsables de diseñar e integrar los diferentes sistemas e instrumentos de que componen sus naves y sondas espaciales.

En el caso de la New Horizons esta tarea ha sido liderada por el Southwest Research Institute (SwRI), en Texas, y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins (JHUAPL), en Maryland. El JHUAPL es la institución responsable del diseño, construcción y operación de la sonda mientras que el SwRI es la institución responsable de la misión en sí misma, la operación de los instrumentos científicos y la recogida de datos. Además, han participado empresas y entidades como KinetX, Inc., Ball Aerospace Corporation, Boeing, el Goddard Space Flight Center y Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la Universidad de Stanford, Lockheed Martin, la Universidad de Colorado y el Departamento de Energía de los EEUU, entre otros. El presupuesto total de la misión asciende hasta la fecha a 700 millones de dólares.

Un proyecto de estas características requiere la utilización de una gran variedad de tecnologías: estructuras, sistemas de control y telecomunicación, computación y almacenamiento de datos, propulsión, navegación, energía, control térmico, además de los propios instrumentos y ensayos científicos específicos de cada misión.

Muchos de estos componentes se reutilizan o adaptan a las necesidades de cada misión a partir de tecnologías desarrolladas anteriormente por la propia NASA o por sus contratistas. Es el caso del generador termoeléctrico de radioisótopos, la fuente de energía de la New Horizons que había sido utilizado anteriormente por las misiones Cassini-Huygens, Galileo y Ulysses. Pero igualmente muchas de las tecnologías empleadas se desarrollan desde cero, expresamente, para cada misión y circunstancia.

GPHS-RTG o General Purpose Heat Source — Radioisotope Thermoelectric Generator. Fuente: Wikipedia.
GPHS-RTG o General Purpose Heat Source — Radioisotope Thermoelectric Generator. Fuente: Wikipedia.

Esta actividad de investigación y desarrollo genera obviamente un enorme número de tecnologías potencialmente patentables, con la dificultad añadida de que en la mayoría de los casos se obtienen en el marco de proyectos en régimen de colaboración o contratación con la NASA.

Además, como es bien sabido, la tecnología espacial encuentra con frecuencia aplicaciones terrestres de tanto o mayor interés que la original. En palabras de Daniel Lockney, director del programa de transferencia de tecnología de la NASA, “cuando piensas en la NASA, piensas en cohetes, vehículos marcianos o satélites, pero deberías pensar también en amortiguadores de terremotos, motores de nueva generación o herramientas para neurocirugía“.

 

Transferencia de tecnología en la NASA

El reto que se plantea es cómo gestionar y poner orden en este flujo continuo de innovación. Para ello, la NASA ha definido una serie de procedimientos a fin de detectar todas las nuevas tecnologías desarrolladas en el marco de sus proyectos, tanto internos como externos, evaluarlas, protegerlas cuando corresponda y asegurar su comercialización y difusión.

Todas aquellas personas o entidades que trabajan en o para la NASA están obligadas a informar de cualquier invención, descubrimiento, mejora o innovación, independientemente de que sea patentable o no, así como de nuevos programas informáticos o mejoras a programas ya existentes, a través de un New Technology Report o NTR que se envía electrónicamente. A partir de la información contenida en el NTR -y de otra adicional que se pueda solicitar posteriormente- el equipo de transferencia de tecnología de la NASA determina la patentabilidad y el interés comercial de la nueva tecnología y se define la estrategia de transferencia tecnológica a seguir.

El procedimiento es muy similar al de la mayoría de universidades y centros de investigación, si bien hay ciertos aspectos que merece la pena destacar, como la complejidad de identificar y analizar invenciones realizadas por un gran número de entidades muy diferentes entre sí, o el énfasis de la NASA en que cualquier nueva idea, tecnología o mejora, por improbable que pueda parecer su aplicación o novedad, se comunique mediante un NTR.

Además, que la NASA o, mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos tenga o no derechos de propiedad sobre la nueva tecnología dependerá del tipo de empresa o entidad para que la que trabajen los inventores y la relación contractual que se haya establecido con ella.

La NASA se reserva, de manera general, el derecho sobre las invenciones desarrolladas tanto por sus propios empleados públicos como por grandes empresas. Las pequeñas empresas tienen, en cambio, derecho a mantener los derechos de propiedad industrial sobre sus invenciones, siempre y cuando lo soliciten a la NASA en un plazo de 2 años desde la comunicación del NTR. No obstante, en el primer caso, las grandes empresas tienen derecho a una licencia no exclusiva y gratuita sobre la tecnología que hayan desarrollado. En el caso de pequeñas empresas, es la NASA la que se reserva dicha licencia.

Distribución de invenciones de la NASA. Fuente: NASA.
Distribución de invenciones de la NASA. Fuente: NASA.

En el caso de tecnologías consistentes en hardware, y siempre y cuando se den los requisitos de patentabilidad, interés comercial y derechos de propiedad sobre las mismas, la tramitación habitual comprende la solicitud de una patente provisional ante la USPTO, seguida de una patente no provisional y su posterior comercialización y licenciaEn el caso del software, la mayor parte se comercializa bajo la forma de acuerdos de uso (software usage agreements) si bien una parte se distribuye bajo licencias de código abierto

Además, la NASA contempla mediante su programa QuickLaunch la concesión de licencias “exprés”. El objetivo de QuickLaunch es poner a disposición de las empresas tecnologías que tengan una aplicación clara y que no requieran un gran desarrollo tecnológico por parte de la empresa, por ejemplo, la integración con sus propios productos o servicios. La licencia que se concede es no exclusiva a cambio de un pago inicial y, en ocasiones, anual, ambos definidos de antemano junto con el resto de condiciones y no negociable, y se puede formalizar en el plazo de 7 días. Las tecnologías disponibles incluyen, por ejemplo, un dispositivo láser para medir distancias con una precisión de micras mediante patrones Fresnel, o un material más ligero y de fácil fabricación que además protege de la radiación.

Todas las nuevas tecnologías se difunden continuamente en el sitio TechBriefs. La NASA realiza además una selección de las 100 tecnologías más prometedoras o con mayor potencial, en sectores y aplicaciones como propulsión, energía, robótica o TIC, e incluso medicina, biotecnología o medioambiente.

Resultados, mitos y dólares

Los resultados de toda esta actividad pueden consultarse en detalle en la página del programa de transferencia de tecnología de la NASA, que permite filtrar por año e incluso por los distintos centros de investigación de la NASA, cada uno especializado en diferentes campos, y cuyos nombres nos resultarán en muchos casos familiares: el Ames Research Center, el Goddard Space Flight Center, el Jet Propulsion Lab o laboratorio de propulsión a chorro, o el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, entre otros. La palma se la lleva el JPL, responsable de cerca un 30% de las nuevas tecnologías desarrolladas por la NASA.

En 2014 se recibieron 1688 nuevas tecnologías (NTRs), se solicitaron 143 nuevas patentes, se formalizaron 42 nuevas licencias de patentes y 1675 acuerdos de uso de software.

Como ejemplo, el pasado mes de abril la NASA licenció a la empresa Evident Technologies, de Nueva York, una serie de patentes que cubrían diferentes materiales termoeléctricos, esto es, capaces de convertir el calor en electricidad. Precisamente el tipo de materiales empleados por el RTG que genera y suministra energía a la New Horizons, y que ahora podrían aplicarse a cualquier maquinaria o proceso industrial que desprenda suficiente calor: fabricación de cristal o cerámica, o incluso la combustión de un coche.

Éste y otros casos de éxito se publican anualmente en Spinoff, cuyo objetivo es dar a conocer la transferencia y aplicación de las tecnologías desarrolladas por la NASA en el sector privado, pero también desmontar algunos mitos sobre las tecnologías desarrolladas por la carrera espacial. Ni el velcro, ni el teflón ni el tang (sí, el tang), fueron desarrollados por la NASA, como tampoco los relojes de cuarzo, la resonancia magnética o el código de barras, si bien sí que fueron utilizados en distintas misiones espaciales.

Spinoff se dirige al público general y a las empresas pero, sobre todo, a los políticos estadounidenses, como justificación de los beneficios que aporta invertir en la exploración espacial y, en particular, del presupuesto anual de la NASA que se encuentra con frecuencia en cuestión. Llegados a esto punto, cabe preguntarnos precisamente por qué, si la NASA desarrolla y transfiere tal volumen de tecnologías, no es capaz de financiar su actividad al menos parcialmente con los ingresos que obtiene de licencias y otros acuerdos.

Ingresos por licencias 2011-2015. Fuente: NASA
Ingresos por licencias 2011-2015. Fuente: NASA

Lo cierto es que dichos ingresos revierten directamente al Tesoro estadounidense y que, en todo caso, no son tan elevados como podría parecer. En 2014 fueron apenas superiores a los 2 millones de dólares, cuando el presupuesto total de la NASA ascendió a más de 17.000 millones, aproximadamente un 0,5% del presupuesto federal estadounidense (en el momento álgido de la carrera espacial llegó a suponer cerca de un 5%).

La exploración espacial es cara, muy cara. Y no tiene sentido considerar los ingresos por transferencia de tecnología como una fuente de financiación suficiente. Pero también es cierto que la NASA no está concebida para explotar tecnologías per se y ser rentable: subcontrata al sector privado un gran número de productos y servicios, y con frecuencia encuentra numerosos obstáculos administrativos (y políticos) para participar en aquellos proyectos que sí pueden ser realmente rentables. 

La NASA tiene una increíble capacidad para generar nuevas tecnologías y aplicaciones para las empresas estadounidenses que, sin embargo, no puede rentabilizar directamente. En cambio, la transferencia de tecnología le permite demostrar, aunque sea con dificultades, el beneficio potencial de invertir en ciencia y tecnología.

Esto abre un debate que, si bien se pone de manifiesto en la exploración espacial por su elevado coste e impacto mediático, es sin duda ampliable a otros campos científicos y países, como España, especialmente en estos tiempos de recortes:

¿Debemos financiar a cualquier coste la ciencia y la tecnología? ¿O debe ser rentable o, al menos, autofinanciable?

¿Cuál es el retorno que debemos esperar y quién debe, en primera instancia, beneficiarse del mismo: el sector público o el privado?

¿Cómo defender tu propiedad industrial?

Una propiedad industrial sólida es una condición esencial para la innovación y el desarrollo de la mayoría de empresas de base tecnológica, en particular en algunos sectores, como el farmacéutico o el biotecnológico: no patent, no investment, no party.

Además, en algunos casos la propiedad industrial de la empresa puede no sólo reforzar la posición competitiva de nuestra empresa sino también convertirse en sí misma en una fuente de ingresos, si somos capaces de gestionarla adecuadamente y negociar bien las condiciones de acceso a la misma por parte de terceros.

De manera general, una patente concede a su titular un derecho exclusivo o monopolio sobre el objeto de la invención, durante un plazo determinado (habitualmente veinte años). No obstante, hacer valer este derecho no siempre es fácil, en particular para empresas pequeñas y medianas o de nueva creación. 

De hecho, si nuestra propiedad industrial es suficientemente atractiva o única en un determinado campo de aplicación, es perfectamente posible e incluso probable que otras empresas se salten a la torera nuestras patentes e incorporen parte de las mismas en sus productos o procesos. Sin decirnos nada, claro está. 

La revista The Medicine Maker hacía recientemente un interesante análisis de las dificultades que nos podemos encontrar y las mejores estrategias a seguir que me ha parecido oportuno ampliar y compartir en el blog, y así tratar de dar respuesta a estas dos preguntas que, seguro, os estáis planteando:

¿Cómo detecto una infracción?

Obviamente, para detectar posibles usos de nuestra tecnología sin nuestro permiso hay que establecer una rutina sistemática de vigilancia tecnológica que pase, en primer lugar, por:

  • Revisar publicaciones científicas, solicitudes de patente y otros documentos técnicos de carácter público en nuestro sector o área de conocimiento.
  • Participar en foros y conferencias científicas y sectoriales y revisar pósteres y comunicaciones orales y escritas.
  • Analizar los productos, procesos o servicios comercializados o empleados por otras empresas del sector.

Posteriormente, en aquellos casos en los que detectemos proyectos o aplicaciones que resulten sospechosos de usar nuestra tecnología, deberemos elaborar un análisis razonado y documentado con la ayuda de nuestro equipo científico-técnico en el que se expongan los motivos que nos han llevado a concluir que se está produciendo una infracción.

Tipos de infractores

Por otra parte, podemos encontrarnos 3 tipos de infractores de nuestros derechos de propiedad industrial o, dicho de una manera más educada, usuarios de nuestra tecnología sin que medie ningún tipo de acuerdo comercial o contrato de licencia:

  1. Los que conocen nuestra tecnología y nuestros derechos de propiedad industrial sobre la misma y, aún así, se la trae al pairo y la usan. Habitualmente grandes empresas, como veremos más adelante.
  2. Los que conocen nuestra tecnología y desconocen nuestros derechos de propiedad industrial sobre la misma. Habitualmente investigadores académicos, que creen que todo el campo es orégano.
  3. Los que han llegado a desarrollar nuestra misma tecnología o más probablemente una parte de ella, y no nos conocen ni falta que les hace. Los menos, aunque en algunos campos con poca difusión del estado de la técnica o en invenciones con, valga la redundancia, poca altura inventiva puede darse el caso.

¿Cómo debo actuar con el infractor?

Suponiendo que hayamos detectado a una posible empresa o entidad infractora, el siguiente paso será ponerse en contacto con ella y hacerles llegar el análisis previamente realizado, a través de los contactos que podamos tener en la misma: desde el CEO hasta el departamento legal, el de transferencia de tecnología en entidades académicas o incluso el comercial.

La primera respuesta del infractor será, con seguridad… la no respuesta. En otras palabras, hacerse los locos, sobre todo si se trata de una gran empresa, confiando en que lo dejemos pasar.

Ante esto, sólo hay una vía, insistir, insistir e insistirPodemos estar tentados de ir por la vía legal, pero ésta debería ser el último recurso y sólo es recomendable en primera instancia si realmente el perjuicio que nos está ocasionando el infractor es realmente irreparable, y si estamos absolutamente convencidos de ganar, claro está.

Llegado el caso en que logremos hablar con la empresa infractora, sus argumentos girarán en torno a:

  • Nuestra propiedad industrial: Que nuestra propiedad industrial es débil, o que nuestras reivindicaciones no son válidas o son difíciles de hacer cumplir.
  • La aplicación que están realizando: Que sí, que vale, que tenemos propiedad industrial en algo relacionado pero que no es lo que ellos están haciendo, ni mucho menos.

Por nuestra parte, lógicamente, deberemos tratar de rebatir estos argumentos y defender que lo más conveniente para las partes es colaborar y formalizar un acuerdo comercial o de licencia para que usen legalmente nuestra tecnología.

El resultado final dependerá en buena parte de la razón que tengamos y de la solidez de nuestros argumentos pero también de nuestra habilidad negociadora y, sobre todo, de la fortaleza de nuestra posición.

Si somos una pequeña empresa tratando de alcanzar un acuerdo con una grande del sector, es posible que se nieguen simple y llanamente a alcanzar ningún tipo de acuerdo, y que nos inviten a demandarlos si tenemos lo que hay que tener, que no es otra cosa más que mucho, mucho dinero.

Como posiblemente no lo tengamos, una posible estrategia es proponer primero un acuerdo de licencia limitado sólo para actividades de investigación y desarrollo con unas condiciones aceptables: evitar royalties e ir a pagos fijos anuales o un pago único, por ejemplo. No seas avaricioso.

El objetivo es, en definitiva, que la otra empresa entienda que antes que un obstáculo puedes y quieres ser un socio que le aporte valor y que le ayude a desarrollar nuevos productos o servicios. Será entonces el momento de plantear acuerdos más ambiciosos.

8 consejos prácticos para proteger tu propiedad industrial

Con esto, si somos una pequeña empresa innovadora, ¿qué recomendaciones o buenas prácticas podríamos seguir? Una colección de consejos o “reglas del juego” incluiría, al menos:

  1. Estar seguro de que nuestra tecnología es realmente atractiva y única, y que nuestra propiedad industrial es igualmente sólida. Conditio sine qua non.
  2. Definir e implementar una estrategia de propiedad industrial desde el inicio de la actividad de la empresa, mucho antes de tener cualquier producto o servicio comercializable.
  3. Tener claro cuál es el foco de la empresa. Si nuestra fortaleza es la ciencia o la tecnología, buscar socios que la comercialicen por nosotros. No esperar a que a otros se les ocurra comercializarla “sin permiso”.
  4. Dedicar recursos humanos expertos y a ser posible en exclusiva (si puedes tenerlo in-house, mejor) a todos los aspectos relacionados con la propiedad industrial: desde la vigilancia tecnológica hasta el seguimiento de los acuerdos de licencia. Es caro, sí, pero a la larga compensa. No te acuerdes de las patentes sólo cuando hay que pagar las tasas.
  5. Contar en el equipo de dirección o gestión de la empresa con perfiles con experiencia en grandes empresas del sector o, en su defecto, contar con expertos externos.
  6. Dirigirse a una persona específica dentro la empresa o entidad que creemos que está infringiendo nuestra propiedad industrial, que sea parte de un modo u otro del asunto. Y si no sabes a quién dirigirte, apunta directamente al CEO o al COO.
  7. Hacer una propuesta realista y flexible al potencial infractor, que es en realidad un potencial socio y un potencial cliente, que se ajuste a la propuesta de valor de tu empresa y de tu tecnología (ver el punto 1).
  8. Mantener siempre la calma, la profesionalidad y la educación, aunque te fastidie que te levanten el negocio.

Conclusión

Si somos una empresa innovadora, de base tecnológica o científica, la propiedad industrial debe ser una parte esencial de nuestra estrategia, y no es suficiente con realizar una mera gestión administrativa de las patentes u otros expedientes.

Realizar esta gestión estratégica de la propiedad industrial requiere dedicar recursos humanos y económicos y ser capaces de entender cuál es la propuesta de valor de nuestra tecnología y cómo puede contribuir a nuestra estrategia empresarial y a la de terceros. Contar siempre con asesoramiento experto e interlocutores, ya sean externos o internos, que conozcan el sector y sus reglas de juego es fundamental.

Por último, tenemos que ver a aquellas empresas y entidades que infringen nuestra propiedad industrial como potenciales clientes o socios y procurar adoptar una actitud constructiva y posibilista. No siempre será fácil o posible llegar a un buen acuerdo, pero el resultado final dependerá en buena medida de cómo enfoquemos la negociación, del conocimiento de las necesidades y prioridades de nuestro interlocutor y de ser capaz de adaptar en consecuencia nuestra propuesta de relación, de colaboración o de negocio.

¿Cuál es la mejor estrategia para defender nuestra propiedad industrial?

¿Te has encontrado en alguna ocasión con una infracción? ¿Cómo lo gestionaste?

¿En qué momento es mejor dejarlo en manos de abogados y que decidan los tribunales?

La estrategia de propiedad industrial de Google

Google irrumpió el año pasado como una de las mayores empresas en términos de concesión (y solicitud) de patentes con 2566 patentes concedidas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Conocida por su onmipresencia en Internet y por sus servicios en la nube, Google entra así en el top 10 de una lista dominada por grandes empresas tecnológicas de los sectores de la electrónica y la informática: IBM, Samsung, Canon, Sony, Microsoft…

Parece lógico, por tanto, que Google ocupe el lugar que ocupa. Además, desde su creación como startup en Silicon Valley y a lo largo de su trayectoria empresarial, Google ha basado su negocio y su éxito en la explotación de una creciente cartera de patentes. Sin embargo, cuando revisamos la estrategia de propiedad industrial que ha venido siguiendo la empresa observamos patinazos y, sobre todo, algunas incoherencias. En este artículo analizaremos la relación de Google con las patentes y trataremos de descubrir la motivación que guía su estrategia de propiedad industrial.

De las patentes que dieron origen a Google…

Como no podía ser de otro modo, la principal patente de Google es la que cubre el algoritmo de ordenación de resultados de las búsquedas que constituyó el origen de la empresa y la base de su éxito:

A method assigns importance ranks to nodes in a linked database, such as any database of documents containing citations, the world wide web or any other hypermedia database. The rank assigned to a document is calculated from the ranks of documents citing it. (…) The method is particularly useful in enhancing the performance of search engine results for hypermedia databases, such as the world wide web, whose documents have a large variation in quality.

Esto es, el archiconocido PageRank, por cierto, marca registrada. Curiosamente, en dicha patente sólo figura como inventor Larry Page y no Sergey Brin, aunque habitualmente se considera que los dos participaron en ella. Su titular original era la Universidad de Stanford, ya que el desarrollo se realizó en el marco de su condición de estudiantes de la universidad.

Dos chavales de Teleco... digo de Stanford.
Dos chavales de Stanford.

Otra de las patentes iniciales de Google cubre un algoritmo para identificar de una manera eficiente la ocurrencia de determinadas tuplas de información, en cierto modo un algoritmo de búsqueda, cuyo inventor fue en esta ocasión Sergey Brin.

Techniques for extracting information from a database are provided. A database such as the Web is searched for occurrences of tuples of information. The occurrences of the tuples of information that were found in the database are analyzed to identify a pattern in which the tuples of information were stored.

Stanford licenció posteriormente estas y otras tecnologías a Google, a través de varios acuerdos de licencia:

  • Acuerdo de licencia inicial entre Stanford y Google, con fecha 1 de diciembre de 1998, por el que entre otros aspectos se concedía a Google una opción de licencia exclusiva.
  • Acuerdo de licencia entre Stanford y Google, con fecha 2 de julio de 2001, por el que Google ejercía su opción de licencia y pagaba a Stanford un total de (¡atención!) 50.000$, a pagar en dos cómodos plazos.
  • Modificación del acuerdo anterior, con fecha 13 de octubre de 2003, en el que se amplía el alcance de la licencia y se renegocian los términos de la misma, considerablemente más jugosos para la Universidad de Stanford y que consistieron en un porcentaje sobre las ventas y una pequeña participación en el capital de la empresa.

La Universidad de Stanford vendió un 10% de su participación en Google en 2004 por un importe de 15.7 millones de dólares, y el resto en 2005, por 336 millones de dólares. El premio gordo, el jackpot de la transferencia de tecnología si consideramos que se trata de los resultados del trabajo de un par de estudiantes de doctorado.

… a una montaña de patentes

Muchas de las empresas tecnológicas nacen con cierta rebeldía ante el sistema y, por extensión, también contra la propiedad industrial. De hecho, la sólida cartera de patentes de las grandes empresas constituye una de sus principales fortalezas a la vez que una barrera de entrada, a veces insalvable, para los nuevos competidores. Sin embargo, estas mismas empresas, conforme logran hacerse un hueco y consolidarse en el mercado, terminan por desarrollar una estrategia de propiedad industrial como parte integral de su estrategia empresarial.

Dicha estrategia pasa, entre otros aspectos, por crear, mantener y ampliar su cartera de patentes, de lo que Google es un excelente ejemplo: ha pasado de 4 patentes concedidas en 2003 a las 2566 en 2014 que hemos visto anteriormente.

Patentes de Google solicitadas y concedidas. Fuente: USPTO

El número de solicitudes baja -sólo aparentemente- en los años 2013 y 2014. Esto se debe a que las solicitudes no se publican hasta pasados 18 de meses desde la fecha de su presentación. En cualquier caso, no parece en absoluto que la tendencia vaya a cambiar.

Google se va de compras

En una empresa tecnológica muchas de sus patentes son, obviamente, fruto del trabajo de sus investigadores e ingenieros en el marco de proyectos propios de investigación y desarrollo. No obstante, dependiendo del sector y si la empresa tiene suficiente cash, no es extraño que una de las estrategias para reforzar la cartera de patentes sea la compra, mediante la adquisición de parte de las patentes y otros activos intangibles de terceras empresas, o de la totalidad (o parte) de las terceras empresas en cuestión.

Motorola, ¡quién te ha visto!

La mayor y más sonada compra de patentes por parte de Google fue la adquisición, en 2012, de Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares. Los motivos para la compra, bueno, resultan a día de hoy cuanto menos dudosos.  Sobre todo cuando Google vendió Motorola apenas año y medio después a Lenovo… ¡por 2.910 millones de dólares!

¿Un zapatófono? No. El Motorola Dynatac 8000X: el primer teléfono móvil comercial (1984)
¿Un zapatófono? No. El Motorola Dynatac 8000X: el primer teléfono móvil comercial (1984)

Como los chicos de Mountain View hagan todos los negocios igual, apañados están sus accionistas, pensareis. En su momento la compra de Motorola se interpretó como una maniobra de Google no para explotar sus patentes per se, sino como estrategia para defender Android de los posibles ataques de otros fabricantes de smartphones, como Apple o (qué tiempos aquellos) Blackberry. No obstante, es posible que otros fabricantes de smartphones equipados con Android, como Samsung o LG, interpretaran la compra de Motorola por parte de Google como una estrategia por parte de esta última para acaparar también el negocio de la venta de teléfonos, y por tanto una amenaza a su negocio principal. Cabría, pues, interpretar la venta a Lenovo como un gesto para calmar a los fabricantes de Androids.

¿Un patinazo de Google? Tal vez. En tal caso un buen ejemplo que ilustra que la estrategia de propiedad industrial debe estar siempre supeditada a la estrategia empresarial (en otras palabras, vender). Algunos análisis e incluso fuentes de Google afirmaron también que las patentes de Motorola no resultaron ser tan valiosas como aparentaban. Pero por cierto que a Lenovo le está yendo mejor que a Google con las patentes de Motorola: en 2014 incrementaron sus ventas un 118%. Zapatero a tus zapatos.

Se compran patentes, razón: Mountain View

Recientemente, Google ha puesto en marcha un programa de compra de patentes, que viene a consistir en algo así como cuando una inmobiliaria pone carteles de “se busca piso en esta zona”. Así, entre el 8 y el 22 de mayo de 2015 cualquier particular o entidad que quiera vender una patente a Google no ha tenido más que rellenar un formulario con información sobre el resultado. Google se ha comprometido a dar una respuesta en un plazo de aproximadamente un mes, el próximo 26 de junio.

Esto no es -en su esencia- distinto a los programas de in-licensing que mantienen otras grandes empresas, como por ejemplo las del sector farmacéutico, pero sí es llamativo el formato y la justificación que Google da del programa: algo “experimental” que busca “mejorar el sistema de patentes y eliminar parte de la fricción existente en el mercado secundario de patentes“. Toma eufemismo.

Uno de los principales actores de este mercado secundario de patentes y causantes de la litiogisidad a la que se refiere Google con el término “fricción” son las entidades no practicantes (NPE) o, como se les llama más habitualmente, patent trolls.

Los trols de patentes son entidades que ejercen el derecho sobre una gran cartera de patentes contra posibles infractores sin explotarla directamente. Su negocio es, en definitiva, la obtención de tasas o royalties de los terceros que sí necesitan sus patentes para comercializar sus propios productos o servicios.

Sin embargo, si Google está acumulando tal cantidad de patentes, ¿no estará actuando también como un trol de patentes? ¿Dónde ha quedado entonces el slogan “don’t be evil” de Google y su código de conducta corporativa?

¿Don’t be evil?

Como hemos avanzado al principio, la estrategia de propiedad industrial Google presenta algunas contradicciones. Por ejemplo, a pesar de que Google procuró tranquilizar al sector sobre el uso que haría de la cartera de patentes de Motorola, algunas sentencias han calificado algunas de sus actuaciones posteriores como propias de un trol de patentes. Como hemos comentado, el resultado es que probablemente se encontró en una situación en la que, por una parte, sus socios tecnológicos se sentían amenazados por una propiedad industrial que, por otra parte, resultó no ser suficientemente sólida para defenderse de la competencia.

Sin embargo, es cierto que Google está tratando por varias vías de incidir en el mercado de patentes, entre las que destaca el gran esfuerzo de lobby en Estados Unidos que, junto a otras grandes empresas, pretende lograr una reforma legal que limite la capacidad de los trols de patentes. En consecuencia, el programa de compra de patentes habría que entenderlo también en este sentido, esto es, como una estrategia para acaparar patentes que, empleadas de manera responsable, no limiten la innovación en el sector tecnológico.

Estas actuaciones no dejan de ser también contradictorias entre sí, ya que Google estaría invirtiendo enormes cantidades de dinero en aumentar su cartera de patentes -a través tanto de adquisiciones como de nuevas solicitudes- y, a la vez, en debilitar el propio sistema de patentes y reducir por tanto el valor de su cartera de patentes.

Conclusión

En todo caso, en la estrategia de Google sí parece predominar la idea de que las patentes, que habitualmente se consideran un incentivo a la innovación, pueden volverse en contra de la misma. El propio cofundador de Google, Sergey Brin, ha hecho declaraciones en las que no sólo crítica a los trols sino que también pone en cuestión la protección temporal de hasta 20 años que otorgan las patentes.

¿Se podría concluir por tanto que, en determinados sectores, empresas innovadoras (o con vocación de serlo) pueden verse perjudicadas más que favorecidas por un sistema de patentes fuerte? En el caso de Google así parecen considerarlo, pero la respuesta, con toda seguridad, dependerá de cada empresa.

¿Qué opinas de la estrategia de propiedad industrial seguida por Google? ¿Te parecen acertadas sus actuaciones?

¿Sería conveniente reformar el sistema de patentes para limitar el alcance de los trols de patentes? ¿De qué manera?

¿Consideras que, en alguna situación, el sistema de patentes puede desincentivar la innovación?

Licencias exprés para crear startups

Los procesos de transferencia y licencia de tecnología son, habitualmente, lentos.

Al tiempo necesario para evaluar la tecnología, normalmente en una fase temprana y por tanto incierta de desarrollo, y determinar en consecuencia su interés y su viabilidad comercial, se unen los trámites administrativos por parte de las universidades y otros organismos públicos de investigación y el no siempre ejecutivo proceso de toma de decisiones en la empresa licenciataria.

Mejor dicho, los procesos de licencia son muy lentos. A veces, incluso, demasiado lentos. Sobre todo cuando se trata de crear una empresa, validar un nuevo modelo de negocio o asegurar inversión. 

De hecho, muchos emprendedores -universitarios, de empresas de base tecnológica- coinciden en que uno de los frenos al emprendimiento es la falta de agilidad por parte de las universidades y organismos de investigación. No les falta razón.

¡Licencia exprés!

La Universidad de Washington ha puesto en marcha este año una iniciativa para facilitar la transferencia de tecnología y fomentar la creación de empresas por parte de su personal investigador: una licencia “exprés” o Quick Start License.

La licencia consiste esencialmente en un modelo de acuerdo de licencia con unas condiciones prefijadas y, a decir verdad, bastante favorables para el licenciatario.

El objetivo es, en definitiva, que el equipo emprendedor pueda centrarse en el desarrollo tecnológico y de negocio o en la búsqueda de financiación para el proyecto, y evitar la -presumiblemente- lenta negociación del acuerdo de licencia con la universidad.

Requisitos

Con todo, la universidad establece una serie de requisitos previos:

  • La tecnología debe ser propiedad exclusivamente de la universidad. Esto es, excluye resultados en cotitularidad con otras instituciones, lo que no deja de ser lógico.
  • El solicitante debe ser un empleado de la universidad, ser el fundador de la empresa y ser el inventor de la tecnología. Además, en según que casos la universidad deberá aprobar que el solicitante no tiene ningún conflicto de interés.
  • La empresa debe contar con un CEO preferiblemente con experiencia empresarial y distinto del inventor/solicitante así como un equipo de gestión con experiencia igualmente en desarrollo y comercialización de tecnología.
  • El equipo promotor debe presentar un plan de negocio que describa claramente la propuesta de desarrollo y de comercialización de la tecnología objeto de la licencia. Dicho plan de negocio deberá ser aprobado por la oficina de transferencia de la universidad con carácter previo a la firma del acuerdo de licencia.

¿A que ya no parece tan fácil? Me atrevo a decir que una mayoría de spin-offs españolas no cumplen, al menos, un par de estos requisitos, por otra parte más que razonables. Pero ése es otro debate.

Condiciones de la licencia

Si el equipo emprendedor cumple todos los requisitos previos, puede ejecutar straightforward el acuerdo de licencia. Así pues, ¿cuáles son los términos que establece el acuerdo? Veamos:

  • Licencia exclusiva con derecho a sublicencias.
  • Los gastos de patentes hasta la fecha de la licencia corren por cuenta de la universidad (esto es, la empresa no debe pagar nada en ese momento). Las gastos futuros, como es de esperar, sí corren a cuenta de la empresa.
  • No se establece ningún tipo de pago fijo, ya sea inicial, anual o en base a hitos o milestones.
  • Sí se establecen hitos de desarrollo y/o financieros que la empresa debe alcanzar, para demostrar que está cumpliendo lo establecido en el plan de empresa previamente aprobado por la universidad, o al menos haciendo el esfuerzo de cumplirlo.
  • La universidad no recibe ningún tipo de participación en la sociedad o equity.
  • Porcentaje fijo de royalties de un 2% sobre las ventas netas de cualquier producto desarrollado a partir de la tecnología.
  • No se establece ningún pago mínimo anual de royalties (en otras palabras, si la empresa no vende, no paga).
  • Porcentaje decreciente de royalties por sublicencia del 15% al 5% a lo largo de 5 años.
  • Tasa de éxito de un 0,95% en caso de exit o venta de la empresa.

La normativa establece claramente que estos términos no son negociables. Bueno sí, son negociables, pero entonces ya no aplicaría la licencia exprés y los plazos de negociación y formalización serían bastante más largos.

El acuerdo tiene desde luego más tela, y algo de letra pequeña, pero en todo caso son unos términos bastante favorables para una empresa de nueva creación, y aceptables también para eventuales inversores en rondas pre-seed o seed.

Conclusión

En mi opinión se trata de una iniciativa inteligente, y que hasta dónde sé no se ha puesto en marcha ninguna universidad española (¡corregidme si me equivoco, por favor!). Por supuesto, habrá que ver qué resultados da, pero el planteamiento me parece acertado y me ha parecido interesante compartirlo en el blog.

La experiencia demuestra que, en definitiva, bastante difícil es el emprendimiento de base tecnológica como para complicar más el proceso con negociaciones (acuerdos de licencia, pactos de socios, etc.) que además en ocasiones se hacen sobre supuestos tecnológicos y comerciales muy inciertos.

El esfuerzo del equipo emprendedor se tiene que centrar en desarrollar la tecnología, obtener financiación para ello y lograr comercializar los productos o servicios resultantes.

No obstante, más que en los términos del acuerdo de licencia, vale la pena fijarse en algunas de las condiciones establecidas con carácter previo: en particular, la recomendación/requisito de contar con un CEO y/o un equipo de gestión profesional en la empresa, con experiencia previa, y diferenciado del emprendedor investigador.

De hecho, una de las mayores carencias de las empresas de base tecnológica y, en general, del ecosistema de innovación en España, es la falta de profesionales con experiencia en la gestión y dirección de este tipo de empresas.

Otros aspectos destacables son el seguimiento del plan de empresa por parte de la universidad y la garantía, al menos inicial, de que no existen conflictos de interés.

¿Conoces alguna iniciativa similar en las universidades o centros de investigación españoles?

¿Qué te parecen -ya seas emprendedor, gestor o inversor- los términos del acuerdo de licencia? ¿Qué cambiarías?

Y sobre todo, ¿crees que esta iniciativa obtendrá los resultados esperados?

5 aspectos fundamentales de un acuerdo de confidencialidad

En los procesos de transferencia de tecnología y, en general, en el marco de las relaciones entre investigación y empresa es habitual -cuando no inevitable- compartir información de carácter confidencial.

La primera regla de oro para mantener algo secreto es no contarlo, es decir, no revelar aquella información que no sea estrictamente necesaria y formalizar un acuerdo de confidencialidad que proteja aquella información que sí se vaya a intercambiar.

De manera general, no se debe revelar ningún resultado de investigación o tecnología si no está cubierto por un acuerdo de confidencialidad entre las partes.

Generalidades

Un acuerdo de confidencialidad demuestra la obligación de la parte receptora de mantener confidencial la información recibida de la parte transmisora, y es raro que involucre a más de dos partes (como se suele decir, un secreto conocido por muchos deja de ser secreto):

  • La parte transmisora (Discloser, en inglés) es aquella que transmite la información considerada como confidencial.
  • La parte receptora (Recipient, en inglés) es aquella que recibe la información y que asume la obligación de confidencialidad sobre la misma.

Es habitual que las entidades firmantes del acuerdo pueden ser consideradas indistintamente transmisoras o receptoras, según transmitan o reciban información confidencial durante la vigencia del acuerdo. Así, el acuerdo de confidencialidad puede ser:

  • Simétrico, cuando establece las mismas obligaciones para las partes firmantes, independientemente de que estas actúen en ocasiones como transmisoras o receptoras
  • Asimétrico, cuando establece obligaciones particulares para una de las partes (por ejemplo, cuando sólo una de las partes revela información confidencial, o cuando ésta tiene un valor singular).

Por último, un acuerdo de confidencialidad no tiene por qué ser un documento muy complejo, pero sí existen una serie de aspectos y cláusulas fundamentales para asegurar su eficacia como medida de protección y que presentamos a continuación, junto con algunos ejemplos de clausulado (en inglés).

1. Antecedentes

¿Por qué vamos a formalizar este acuerdo de confidencialidad? ¿Para evaluar una tecnología, llevar a cabo un proyecto en colaboración o poner en marcha una nueva línea de negocio?

Cada uno de estos casos presenta unas características particulares y pueden afectar el alcance de la obligación de confidencialidad objeto del acuerdo. El objetivo (Purpose, en inglés) acota en definitiva para qué puede utilizarse la información confidencial, excluyendo como veremos más adelante cualquier otro uso.

Ejemplo: 

AAA and BBB intend to engage in discussions for the purpose of evaluating a potential business or collaborative relationship between the parties (“Purpose”). In connection with these discussions, it is anticipated that AAA and BBB may disclose certain proprietary and confidential information. This Agreement will govern those disclosures.

2. Definiciones

Definir adecuadamente y de manera inequívoca este alcance es crítico para asegurar la efectividad del acuerdo. Para ello, se debe definir claramente qué se entiende por información confidencial.

De manera general, se acepta que información confidencial es aquella que no es pública y, en particular, aquella identificada como confidencial por la parte transmisora, en el momento de la transmisión o incluso con posterioridad a la misma.

Ejemplo:

“Confidential Information” means any and all non-public scientific, technical, financial or business information in whatever form (written, oral or visual) possessed or obtained by the Discloser and furnished to the Recipient.

Confidential Information will include information which
(a) Discloser has labeled in writing as confidential or proprietary,
(b) is furnished orally or visually and is identified by the Discloser at the time of disclosure or within fifteen (15) days thereafter as confidential or proprietary. However, failure to do so shall not relieve the Recipient from its obligations as detailed herein if the confidential nature of the information is apparent from the subject matter, or
(c) is commonly regarded as confidential and/or proprietary in the industry.

En este ejemplo además se considera información confidencial aquello que “habitualmente” tiene esa naturaleza en el campo científico-técnico o sector industrial en el que nos movamos. Es una definición más sujeta a interpretación, pero que permite ampliar aún más el alcance de la confidencialidad.

Además, la obligación de confidencialidad suele hacerse extensiva a entidades o empresas relacionadas (Affiliated Companies, en inglés), entendidas como aquellas que controlan o son controladas de cualquier modo por las partes firmantes del acuerdo.

3. Obligaciones y excepciones

¿A qué nos obliga y a qué no un acuerdo de confidencialidad? En todo acuerdo de confidencialidad hay obligaciones, claro está, pero también supuestos en los que podemos transmitir la información confidencial a otros e incluso otros en los que no estaremos obligados a aplicar el principio de confidencialidad:

Obligaciones

De manera general, a mantener la confidencialidad de la información, a destinarla sólo al objeto para el cuál se nos ha hecho llegar y a tratarla con el mismo grado de confidencialidad que tratamos nuestra propia información confidencial.

Ejemplo:

The Recipient agrees that it will
(a) hold in confidence all Confidential Information,
(b) use the Confidential Information solely for the Purpose,
(c) treat Confidential Information with the same degree of care it uses to protect its own Confidential Information but in no event with less than a reasonable degree of care, and
(d) not to engage in the development of any products or technologies which are in a field similar to the Confidential Information.

En algunos casos, como vemos en este ejemplo, se puede incorporar una cláusula de no competencia o exclusividad en el ámbito de la información confidencial. Hay que ser extremadamente cautos en la aceptación de este tipo de cláusulas, en tanto que pueden imponernos restricciones futuras al desarrollo de nuevos productos, tecnologías o líneas de negocio.

Autorizaciones

No obstante hay supuestos en los que sí es posible revelar la información: a los empleados o asesores de la parte receptora, siempre y cuando existan mecanismos para hacerles extensivas la obligación de confidencialidad (por ejemplo, anexos al contrato de trabajo o compromisos específicos de confidencialidad) o en el caso de que la información confidencial sea requerido por imperativo legal o regulatorio.

Ejemplo:

Permitted Disclosures. The Recipient may disclose Confidential Information to its responsible employees and professional advisers but only to the extent necessary to carry out the Purpose and only if such employees and professional advisers are advised of the confidential nature of such Confidential Information and the terms of this Agreement and are bound by a written agreement or by a legally enforceable code of professional responsibility to protect the confidentiality of such Confidential Information and where the Recipient will still be held responsible for any such breach of this Agreement.

In the event that Recipient is required by law, regulation, rule, act or order of any governmental authority or agency to disclose Confidential Information.

Excepciones

Por último, hay excepciones a la obligación de confidencialidad, habitualmente en el caso de que la información confidencial sea de dominio público (y no sea responsabilidad de la parte receptora, claro está), de que se obtenga legalmente a través de una tercera parte o de que ya estuviéramos en posesión de la misma.

Ejemplo:

Exceptions. Recipient will have no obligations of confidentiality and non-use with respect to any portion of the Confidential Information which:
(a) is or later becomes generally available to the public by use, publication or the like, through no fault of Recipient; or
(b) is rightfully obtained from a third party who had the legal right to disclose the same to Recipient; or
(c) Recipient already possesses, as evidenced by written documentation that predate the receipt;

4. Vigencia

¿Durante cuánto tiempo está protegida la información intercambiada bajo un acuerdo de confidencialidad? Para saberlo hay que distinguir entre dos conceptos distintos pero relacionados:

  1. La vigencia del acuerdo de confidencialidad.
  2. La duración de la obligación de confidencialidad, que no es lo mismo.

Lo primero hace referencia a durante cuánto tiempo vamos a intercambiar información bajo las condiciones establecidas en el acuerdo de confidencialidad. Según el objetivo del acuerdo, esto es, lo que vayamos a hacer con la información confidencial, será mayor o menor. A título indicativo:

  • Entre 3 y 6 meses para la preparación de proyectos en colaboración o para la evaluación de líneas de negocio conjuntas.
  • Entre 6 meses y 1 año para la evaluación de tecnologías o activos de propiedad industrial, por ejemplo en el contexto de un contrato de transferencia, o para la evaluación de un proyecto empresarial o una oportunidad de inversión.
  • Más de 1 año (o por periodos prorrogables) cuando queremos establecer un canal de comunicación estable de intercambio de información con otra entidad, por ejemplo, en el caso de acuerdos de colaboración marco a largo plazo.

En todo caso, se suele establecer que cualquiera de las partes puede dar por terminado el acuerdo con un mínimo preaviso, entre 1 semana y 1 mes.

Lo segundo hace referencia a cuánto tiempo debemos mantener la información con carácter confidencial, periodo que habitualmente se establece en varios años. Según la naturaleza de la información, y como siempre de manera indicativa, el plazo se puede situar entre los 3 y los 7 años.

Ejemplo:

Expiration and Termination. The term of the Agreement will be a period of one (1) year following the Effective Date unless earlier terminated by either party upon fifteen (15) days’ prior written notice to the other party.
The obligations of confidentiality and non-use will survive any such termination or expiration and continue in full force and effect for a period of seven (7) years from the date of termination or expiration.
Upon termination or expiration, or upon the demand of Discloser at any time, any and all paper copies of Confidential Information will be destroyed by Recipient.

Sin perjuicio de esta obligación de confidencialidad se suele establecer que, a la finalización de la vigencia del acuerdo, la información recibida por la parte receptora debe ser destruida.

5. Reparaciones

Hasta aquí hemos definido, en base al objetivo del intercambio de información, la naturaleza de la misma, los supuestos en los que debemos y no debemos mantener la confidencialidad y la vigencia de la misma, el alcance del acuerdo y por tanto, de la obligación de confidencialidad.

Pero, ¿qué ocurre si una de las partes incumple esta obligación?

Si esta situación se da probablemente acabemos en los tribunales, pero los acuerdos de confidencialidad suelen establecer algunas condiciones para dejar claro que no cumplir con el deber de confidencialidad acarrea consecuencias. De nuevo a título indicativo:

  • Si se acepta como reparación una compensación económica de la parte receptora a la transmisora y, en tal caso, si se establece algún importe o método de cálculo de dicha compensación.
  • Si se contempla y acepta la aplicación de medidas cautelares o compensaciones equitativas por el daño producido a la parte transmisora.

De manera general no se suele establecer un importe alguno, en tanto que equivaldría a poner precio a la información confidencial, y si se establece se trata de un importe claramente superior al valor potencial de la información confidencial o al beneficio que la parte receptora pudiera obtener de la misma.

Ejemplo:

Remedies.
Either party may be irreparably injured by a breach of this Agreement; that money damages would not be an adequate remedy for any such breach.
Either party will be entitled to seek equitable relief, including injunctive relief, as a remedy for any such breach or threatened breach of this Agreement.

Conclusión

Aunque son documentos en apariencia sencillos y que se firman con cierta ligereza (a veces se ven como un trámite para avanzar en colaboraciones o proyectos conjuntos) los acuerdos de confidencialidad establecen obligaciones cuyo incumplimiento, aunque sea por desconocimiento, puede tener consecuencias graves.

Además, sobre todo en el ámbito académico, se firman acuerdos de confidencialidad sin tener o poner los medios para asegurar su cumplimiento. Una situación habitual es aquella en la que los investigadores implicados no son conscientes del compromiso de confidencialidad asumido por su institución. Una buena práctica es que los propios investigadores que van a tener acceso a la información confidencial firmen el acuerdo dándose por enterados y conformes con el contenido del mismo.

En sentido contrario, mediante la firma de un acuerdo de confidencialidad podemos estar asumiendo compromisos que limiten nuestra libertad de operación y nuestra capacidad para desarrollar nuevos proyectos o líneas de negocio. De nuevo, definir bien el alcance y conocer de antemano qué tipo de información vamos a intercambiar nos ayudará a detectar y minimizar esos riesgos.

Por otra parte, en el marco de transferencia de tecnología, en ocasiones asumimos que por el hecho de que una tecnología o resultado de investigación ya estén patentados no es necesario suscribir un acuerdo de confidencialidad. Nada más lejos de la realidad:

  • En el caso de que la solicitud de patente no estuviera aún publicada, estaríamos dando acceso a su contenido antes de tiempo, otorgando cierta ventaja competitiva a nuestro socio o cliente.
  • Aunque estuviera publicada, con frecuencia vamos transferir conocimientos y know-how asociados a la misma que pueden y deben ser tratados como información confidencial.

Igualmente que la mayoría de acuerdos y contratos para la realización de proyectos I+D y de transferencia tecnológica incluyen claúsulas de confidencialidad que, sin llegar al nivel de detalle como el que hemos visto, establecen obligaciones y responsabilidades que hay que conocer y, claro está, cumplir.

Por último, no está de más recordar que, ya seamos investigadores o empresarios, es imprescindible contar con un asesoramiento legal experto en esta materia.