Hacia una gestión estratégica de la propiedad industrial en la universidad española

(Artículo de opinión publicado originalmente en el boletín Abril Informa Patentes, Investigación y Desarrollo de Abril Abogados, a quienes agradezco la invitación a participar y su interés.)

Con anterioridad a los años 80 las patentes solicitadas por la universidad española eran testimoniales: la primera solicitud, presentada por la Universidad Autónoma de Madrid, data de 1973 y venía a proteger el procedimiento de fabricación de un LED que emitía luz verde y roja. De un tiempo a esta parte la situación ha cambiado mucho, y para mejor. Actualmente nadie discute que la universidad sea un actor esencial en la investigación e innovación en España. Como muestra, la actividad inventora de las universidades españolas supone cerca de un 20% de todas las patentes nacionales. Sin embargo, periódicamente se aviva el debate de que nuestras universidades y, por extensión, el resto de nuestro sistema de ciencia y tecnología, no son suficientemente capaces de convertir sus resultados de investigación en productos y servicios innovadores que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestra economía. Las causas de esta situación son múltiples y, aunque en algunos casos matizables, bien conocidas: desde una investigación que en ocasiones no responde a las necesidades de nuestro tejido empresarial o la falta de incentivos a la transferencia de tecnología en las universidades, hasta la escasa participación de las empresas en actividades de investigación y desarrollo y su dificultad para incorporar las innovaciones que obtienen a su vez las universidades y organismos de investigación.

Con todo, una faceta que con frecuencia se pasa por alto es el uso que tanto empresas como universidades hacen de la propiedad industrial, y el papel que ésta juega en la estrategia de innovación nacional. Según datos de la OECD, Alemania y España realizaron en 2013 una inversión en I+D de 96.069 y 17.960 millones de dólares, respectivamente, que se tradujo en la solicitud de 5.465 y 244 patentes triádicas. Las patentes triádicas son aquellas patentes solicitadas en Europa, Estados Unidos y Japón para una misma invención, y son un buen indicador tanto de la capacidad de innovación como de internacionalización. Si analizamos estas cifras en términos relativos, la economía alemana, con una inversión en I+D aproximadamente 5 veces superior a la española, obtuvo un número de solicitudes de patentes triádicas más de 20 veces superior. Siendo la universidad, como hemos visto, uno de los principales generadores de innovación en nuestro país, cabría preguntarse por su gestión de la propiedad industrial la cual, en una mayoría de casos, es fundamentalmente administrativa. Ante un nuevo resultado de investigación susceptible de protección, se realiza un análisis de patentabilidad y, si éste es positivo, se presenta la solicitud de patente ante la OEPM, en la que la universidad se beneficia de una exención en el pago de tasas. Habitualmente se presenta también la solicitud internacional PCT, se realiza una mayor o menor acción comercial (según la universidad) y, llegado el momento de entrada en fases nacionales, si no ha sido posible licenciar la patente, ésta se abandona sin más.

La falta, salvo excepciones, de una mayor gestión estratégica de la propiedad industrial sería una de las causas subyacentes del escaso retorno obtenido por la investigación española. Si bien algunos indicadores, como el número de solicitudes, pueden ser aceptables, la situación actual ha fomentado la cantidad antes que la calidad y la transferencia al mercado. Ejemplo de ello son las patentes “curriculares”, que con frecuencia no representan una innovación real y contribuyen al abultado peso que la universidad tiene en el total de solicitudes de patente nacionales. De hecho, éste es uno de los aspectos en los que incide la nueva Ley de Patentes, al hacer obligatorio el examen previo y limitar la exención de tasas a aquellas patentes que hayan “producido una explotación económica real y efectiva”.

Una estrategia de propiedad industrial en investigación debería tener como objetivos priorizar los resultados más prometedores a fin de maximizar su impacto económico y social, así como gestionar los riesgos tecnológicos y de mercado inherentes a invenciones en fases muy temprana. Esto pasaría por una aproximación más “agresiva”, basada en la selección de un portfolio de tecnologías más reducido pero con el compromiso de realizar una mayor inversión en su protección, desarrollo y comercialización. Para cada tecnología o resultado de investigación se debería elaborar una hoja de ruta de desarrollo tecnológico y comercial -desde la clásica licencia a la creación de start-ups o incluso la explotación directa- e identificar los socios adecuados para llevarla a cabo, ya sean empresas industriales, inversores, otros centros de I+D, intermediarios o clientes. En una segunda fase, sería necesario además movilizar recursos -públicos o, mejor, privados- para madurar estas tecnologías y realizar pruebas de concepto que, además de incrementar su valor, puedan servir para reforzar los derechos de propiedad industrial. Como en toda estrategia, sería imprescindible hacer un seguimiento de la misma en base a indicadores objetivos de coste-riesgo-beneficio y contar, cuando sea oportuno, con un consejo externo especializado.

Finalmente, un planteamiento de estas características requiere del apoyo y compromiso de los órganos de gobierno de la universidad o centro de investigación, y el proceso de toma de decisiones no debería realizarse exclusivamente caso por caso, sino desde un análisis integral que tenga en consideración la estrategia global de la institución.

6 preguntas que debes hacerte antes de valorar tu propiedad industrial

La valoración de los derechos de propiedad industrial -u otros activos intangibles- es uno de los temas que mayor complejidad presenta en los procesos de transferencia o compra-venta de tecnología. No existe un mercado públicamente accesible como tal y los compradores y vendedores rara vez dan detalles de las transacciones efectuadas.

Ante esta situación, existen un buen número de métodos y aproximaciones para estimar el valor de una tecnología, cada uno de ellos con ventajas e inconvenientes a tener en cuenta a la hora de decantarse por uno de ellos, por una parte, y para interpretar sus resultados correctamente, por la otra.

No obstante, ya seas un emprendedor, un centro de investigación o una empresa consolidada, hay una serie de cuestiones comunes que es conveniente plantearse antes de iniciar la valoración de tu propiedad industrial.

Responderlas te permitirá comprender mejor el alcance de los activos que vas a valorar y te proporcionará una base más sólida para llevar a cabo esta valoración, de cuyo resultado puede depender la entrada de inversión en el capital social, o incluso la venta de la propia empresa.

1. ¿Para qué quieres llevar a cabo la valoración?

Un objetivo de toda compañía debe ser obtener el mayor retorno posible de su propiedad industrial, y las estrategias para conseguirlo pueden ir desde la licencia a terceros (lo habitual en universidades o centros de investigación) o la explotación directa de los mismos.

Estrategias diferentes originarán valores diferentes para un mismo activo, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de elegir un método de valoración u otro.

Así, los motivos para valorar una tecnología pueden clasificarse en internos y externos:

Internos

  • Análisis o actualización de la cartera de derechos de propiedad industrial
  • Planificación de la estrategia corporativa
  • Gestión del conocimiento de la organización.

Externos

  • Compra-venta de tecnologías
  • Transferencia entre empresas
  • Establecimiento de alianzas o joint ventures
  • Fusiones y adquisiciones
  • Información a socios/accionistas de la empresa
  • Procedimientos legales (e.g. reclamaciones)
  • Liquidación de la empresa

2. ¿Quién es el usuario final de la valoración?

El usuario de la valoración puede ser desde la propia dirección de la empresa, un socio o acciones, un inversor, una entidad financiera o un potencial comprador. Por supuesto, la valoración puede llegar a distintos tipos de usuarios, de diferentes organizaciones.

Las decisiones que se tomen en base al resultado de la valoración serán, con toda probabilidad, de carácter estratégico, y servirán para determinar qué derechos de propiedad industrial se compran, venden o licencian, o se solicitan, mantienen o abandonan.

El valor que finalmente se otorgue a los derechos de propiedad industrial dependerá en gran medida de quién sea el usuario final de los mismos. Por tanto, es importante interpretar la valoración desde el punto de vista del mismo, y elegir un método de valoración que recoja adecuadamente sus intereses.

3. ¿Qué derechos vas a valorar?

Los derechos de propiedad industrial pueden comprender desde una patente o un modelo de utilidad, hasta un diseño o una marca comercial, y pueden ser valorados individualmente o en combinación con otros.

Así, algunos derechos tendrán mayor valor si se consideran conjuntamente (por ejemplo, cuando esto permita garantizar la libertad de operación) pero también puede darse la situación inversa. Del mismo modo, algunos derechos pueden tener mayor valor combinados con otros activos, no necesariamente intangibles. Sería el caso, por ejemplo, de los derechos de propiedad industrial asociados a un prototipo ya desarrollado o una línea de producción en funcionamiento.

El conocimiento en profundidad del negocio asociado a dichos derechos es esencial para tomar la decisión sobre este punto.

4. ¿Son los derechos suficientemente sólidos?

El concepto de due diligence es muy amplio, y puede ser realizado desde múltiples perspectivas y con mayor o menor profundidad. Aunque puede resultar costosa, una buena due diligence permite anticipar problemas y, en consecuencia, ahorrar tiempo, dinero y perjuicios.

Por ello, en lo que respecta a la valoración de derechos de propiedad industrial, es más que conveniente realizar al menos una pequeña due diligence, de carácter preliminar si se quiere, pero que determine al menos el alcance, las oportunidades y las limitaciones de los derechos, así como revelar posibles deficiencias o dificultades para hacerlos efectivos. En otras palabras, debes asegurarte de que los derechos de propiedad industrial objeto de la valoración son suficientemente sólidos y permiten implementar la aplicación (producto, servicio, etc.) para la que están concebidos.

En el caso de que el usuario final de la valoración sea externo a la organización con seguridad llevará a cabo una due diligence él mismo, o la encargará a una entidad independiente.

5. ¿De qué recursos -humanos y económicos- dispones para llevar a cabo la valoración?

Hay empresas que cuentan con los recursos necesarios (departamentos especializados y profesionales con experiencia) para llevar cabo la valoración ellas mismas, aunque no es lo más frecuente. Si eres un emprendedor o mediano empresario, o incluso una universidad o centro de investigación, es probable (y conveniente) que necesites recurrir a expertos externos.

Al igual que en el caso de la due diligence, contar con una entidad o experto independiente concede mayor credibilidad a la valoración. Aunque esto no implique necesariamente un resultado más certero, es un aspecto a tener en cuenta dependiendo de a quién esté destinada la valoración.

Por otra parte, en función del objetivo de la valoración y de la trascendencia de las decisiones estratégicas que se van a tomar como consecuencia de la misma, tendrás que determinar los recursos que dedicas a la misma.

No olvides que la valoración es una herramienta que, en última instancia, te tiene que ayudar a definir la mejor estrategia para tu empresa.

6. ¿Qué método de valoración debes usar?

En términos generales, existen dos tipos de métodos de valoración de derechos de propiedad industrial: los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos.

Llegados a este punto, si vas a contar con un experto externo, éste te podrá aconsejar sobre qué método o combinación de métodos es el más adecuado para lograr los objetivos de la valoración.

Sin embargo es conveniente que conozcas las principales características de cada uno de ellos, y para qué se utilizan:

Métodos cualitativos

  • Los métodos cualitativos dan, en base a distintos criterios, una puntuación (score) de los derechos de propiedad industrial.
  • Se utilizan habitualmente con fines de análisis interno y de gestión del conocimiento. Por ejemplo, para evaluar y priorizar los activos que componen tu cartera de derechos de propiedad industrial, identificar cuáles son los más valiosos y, llegado el caso, descartar los menos.
  • Se pueden utilizar también en el marco de negociaciones comerciales, para comparar diferentes activos y, en combinación con métodos cuantitativos, fijar un precio mayor o menor.

Métodos cuantitativos

  • Los métodos cuantitativos dan una aproximación del valor monetario de los derechos de propiedad industrial.
  • Se utilizan cuando queremos dar un valor o precio (ojo, no es lo mismo) a nuestros derechos de propiedad industrial.
  • Existen múltiples métodos cuantitativos, que se pueden clasificar en función de si la valoración se lleva a cabo desde la perspectiva:
    • De los costes que han supuesto dichos derechos de propiedad industrial.
    • De los ingresos que han generado, o qué podrían generar.
    • Del mercado al que se dirigen.

Como es de esperar, una combinación de distintos métodos adaptada a nuestras necesidades y objetivos será la mejor elección.

Conclusión

Plantear y responder a estas preguntas te puede ayudar, en primer lugar, a determinar si necesitas valorar tus derechos de propiedad industrial y, en segundo lugar, a comprender mejor los factores que influyen en el valor final otorgado a esos derechos, ya sea por la propia empresa, por socios o clientes, o por potenciales inversores.

Te servirá también para preparar la reunión con tu experto en propiedad industrial, hablar un lenguaje común con él, y expresar mejor tus necesidades y las de tu empresa.

¿Has realizado alguna vez una valoración de tu propiedad industrial?

En tal caso, ¿cuál fue tu experiencia y las “lecciones aprendidas”?

¿Crees que hay algún otro aspecto que, con carácter previo a la valoración, habría que tener en cuenta?