La Universidad de Minnesota revolucionó en 2011 su aproximación a la colaboración universidad-empresa y la transferencia de tecnología con la puesta en marcha de su programa Minnesota Innovation Partnerships (MN-IP).
Este programa ofrece, bajo la marca MN-IP Create, un conjunto de condiciones de licencia prenegociadas y business-friendly para animar a las empresas a financiar proyectos de investigación o innovación bajo contrato, lo que en Estados Unidos se conoce como sponsored research y en España contemplaría aquellas actividades realizadas en el marco del art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades.
Por si esto fuera poco las empresas tienen hasta 3 modalidades para elegir:
Opción A, consistente en una licencia mundial y exclusiva de todos los resultados que se deriven del proyecto, a cambio de un pago por adelantado del 10% del coste del proyecto (o 15.000 dólares, el importe que sea mayor) y un 1% de royalties sobre ventas netas cuando estas superen los 20 millones de dólares, sin mínimos anuales y con posibilidad de realizar sublicencias o licencias cruzadas.
Opción B, en la que se posterga la negociación de los términos de licencia a la finalización del proyecto, pero se acuerda en todo caso que no habrá pagos iniciales (upfront).
Opción C, consistente en una licencia mundial y no exclusiva de todos los resultados que se deriven del proyecto, a cambio únicamente de un pago por adelantado del 10% del coste del proyecto (o 10.000 dólares, el importe que sea mayor), sin pago de royalties y sin posibilidad de realizar sublicencias o licencias cruzadas.
Programa MN-IP. Fuente: Universidad de Minnesota
La naturaleza del proyecto y de sus resultados, así como el uso que la empresa vaya a hacer de los mismos decidirá cuál es la opción más indicada en cada caso. Como ejemplo, si una empresa invierte en el desarrollo de una tecnología que será la base de un producto o servicio, más o menos novedoso, parece lógico que quiera asegurarse la exclusividad sobre la misma, por lo que la opción A resultaría la más adecuada. Sin embargo, si la empresa únicamente desea tener acceso a la tecnología o resultados fruto del proyecto -por ejemplo para mejorar un producto o servicio ya existente- y no tener que preocuparse de royalties y pagos futuros, la opción C sería la idónea.
Esta última opción ha sido la última en incorporarse al programa MN-IP. En palabras de Brian Herman, vicepresidente de investigación de la Universidad de Minnesota, “después de escuchar las demandas de las empresas, hemos diseñado una nueva opción que se adapta mejor a ciertos sectores, como el petroquímico, los semiconductores o el software”.
Como esquema de colaboración y como propuesta de valor resulta, en mi opinión, brillante. Hace más atractiva la colaboración con la universidad -Minnesota ha formalizado 175 contratos de investigación o licencia desde 2011, gracias a este programa- y, al mismo tiempo, pone en una posición negociadora de cierta fuerza a la universidad, que ofrece unos términos favorables pero fijos y se asegura de que los resultados del proyecto se transfieren, en cualquier caso, a la empresa. En España, en cambio, no es extraño que centros de investigación y universidades “colaboren” con empresas sin recibir ningún retorno en términos de propiedad industrial y, lo que es peor, a bajo precio.
Con la nueva opción C se dirigen, además, a un segmento del mercado con frecuencia olvidado por las oficinas de transferencia: aquellas empresas que no precisan de licencias exclusivas.
La práctica de establecer opciones de licencia en base a condiciones establecidas previamente es cada vez más habitual, en particular en Estados Unidos. Como muestra, hace sólo unos meses nos hacíamos eco en el blog del programa Quick Start License de la Universidad de Washington, para facilitar la creación de startups. Sin embargo es una tendencia que en España -e incluso en Europa- no termina de arraigar. Es hora de repensar la manera en que universidades y organismos de investigación se relacionan con las empresas y, sin que ello implique malvender sus resultados o conocimiento, de adoptar un enfoque más comercial y orientado a resolver sus necesidades.
Hace tan sólo unas horas que la sonda espacial New Horizons, lanzada por la NASA hace más de 9 años, ha llegado por fin a su destino, Plutón: uno de los principales cuerpos celestes de lo que, tras dimes y diretes astronómicos, se ha dado en llamar la tercera zona y que comprende el espacio situado más allá de Neptuno, el más lejano de los gigantes gaseosos.
El viaje de la New Horizons no concluye en Plutón. De hecho, no entrará en su órbita. La sonda pasará a unos 12.500 km. de Plutón y a 28.800 km. de Caronte, su principal luna, antes de continuar su viaje hacia el Cinturón de Kuiper, donde probablemente se aproxime a algunos de los objetos (KBO, Kuiper Belt Objects) que lo pueblan para estudiar por primera vez esta zona del Sistema Solar.
Plan de la misión New Horizons. Fuente: NASA.
La New Horizons, como todo artefacto espacial, es el resultado de un trabajo de ingeniería complejo, multidisciplinar y costoso. Para llevarlo a cabo la NASA cuenta con la colaboración de múltiples instituciones y empresas que, con frecuencia, son las verdaderas responsables de diseñar e integrar los diferentes sistemas e instrumentos de que componen sus naves y sondas espaciales.
En el caso de la New Horizons esta tarea ha sido liderada por el Southwest Research Institute (SwRI), en Texas, y el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad John Hopkins (JHUAPL), en Maryland. El JHUAPL es la institución responsable del diseño, construcción y operación de la sonda mientras que el SwRI es la institución responsable de la misión en sí misma, la operación de los instrumentos científicos y la recogida de datos. Además, han participado empresas y entidades como KinetX, Inc., Ball Aerospace Corporation, Boeing, el Goddard Space Flight Center y Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la Universidad de Stanford, Lockheed Martin, la Universidad de Colorado y el Departamento de Energía de los EEUU, entre otros. El presupuesto total de la misión asciende hasta la fecha a 700 millones de dólares.
Un proyecto de estas características requiere la utilización de una gran variedad de tecnologías: estructuras, sistemas de control y telecomunicación, computación y almacenamiento de datos, propulsión, navegación, energía, control térmico, además de los propios instrumentos y ensayos científicos específicos de cada misión.
Muchos de estos componentes se reutilizan o adaptan a las necesidades de cada misión a partir de tecnologías desarrolladas anteriormente por la propia NASA o por sus contratistas. Es el caso del generador termoeléctrico de radioisótopos, la fuente de energía de la New Horizons que había sido utilizado anteriormente por las misiones Cassini-Huygens, Galileo y Ulysses. Pero igualmente muchas de las tecnologías empleadas se desarrollan desde cero, expresamente, para cada misión y circunstancia.
GPHS-RTG o General Purpose Heat Source — Radioisotope Thermoelectric Generator. Fuente: Wikipedia.
Esta actividad de investigación y desarrollo genera obviamente un enorme número de tecnologías potencialmente patentables, con la dificultad añadida de que en la mayoría de los casos se obtienen en el marco de proyectos en régimen de colaboración o contratación con la NASA.
Además, como es bien sabido, la tecnología espacial encuentra con frecuencia aplicaciones terrestres de tanto o mayor interés que la original. En palabras de Daniel Lockney, director del programa de transferencia de tecnología de la NASA, “cuando piensas en la NASA, piensas en cohetes, vehículos marcianos o satélites, pero deberías pensar también en amortiguadores de terremotos, motores de nueva generación o herramientas para neurocirugía“.
Transferencia de tecnología en la NASA
El reto que se plantea es cómo gestionar y poner orden en este flujo continuo de innovación. Para ello, la NASA ha definido una serie de procedimientos a fin de detectar todas las nuevas tecnologías desarrolladas en el marco de sus proyectos, tanto internos como externos, evaluarlas, protegerlas cuando corresponda y asegurar su comercialización y difusión.
Todas aquellas personas o entidades que trabajan en o para la NASA están obligadas a informar de cualquier invención, descubrimiento, mejora o innovación, independientemente de que sea patentable o no, así como de nuevos programas informáticos o mejoras a programas ya existentes, a través de un New Technology Report o NTR que se envía electrónicamente. A partir de la información contenida en el NTR -y de otra adicional que se pueda solicitar posteriormente- el equipo de transferencia de tecnología de la NASA determina la patentabilidad y el interés comercial de la nueva tecnología y se define la estrategia de transferencia tecnológica a seguir.
El procedimiento es muy similar al de la mayoría de universidades y centros de investigación, si bien hay ciertos aspectos que merece la pena destacar, como la complejidad de identificar y analizar invenciones realizadas por un gran número de entidades muy diferentes entre sí, o el énfasis de la NASA en que cualquier nueva idea, tecnología o mejora, por improbable que pueda parecer su aplicación o novedad, se comunique mediante un NTR.
Además, que la NASA o, mejor dicho, el gobierno de los Estados Unidos tenga o no derechos de propiedad sobre la nueva tecnología dependerá del tipo de empresa o entidad para que la que trabajen los inventores y la relación contractual que se haya establecido con ella.
La NASA se reserva, de manera general, el derecho sobre las invenciones desarrolladas tanto por sus propios empleados públicos como por grandes empresas. Las pequeñas empresas tienen, en cambio, derecho a mantener los derechos de propiedad industrial sobre sus invenciones, siempre y cuando lo soliciten a la NASA en un plazo de 2 años desde la comunicación del NTR. No obstante, en el primer caso, las grandes empresas tienen derecho a una licencia no exclusiva y gratuita sobre la tecnología que hayan desarrollado. En el caso de pequeñas empresas, es la NASA la que se reserva dicha licencia.
Distribución de invenciones de la NASA. Fuente: NASA.
En el caso de tecnologías consistentes en hardware, y siempre y cuando se den los requisitos de patentabilidad, interés comercial y derechos de propiedad sobre las mismas, la tramitación habitual comprende la solicitud de una patente provisional ante la USPTO, seguida de una patente no provisional y su posterior comercialización y licencia. En el caso del software, la mayor parte se comercializa bajo la forma de acuerdos de uso (software usage agreements) si bien una parte se distribuye bajo licencias de código abierto.
Además, la NASA contempla mediante su programa QuickLaunch la concesión de licencias “exprés”. El objetivo de QuickLaunch es poner a disposición de las empresas tecnologías que tengan una aplicación clara y que no requieran un gran desarrollo tecnológico por parte de la empresa, por ejemplo, la integración con sus propios productos o servicios. La licencia que se concede es no exclusiva a cambio de un pago inicial y, en ocasiones, anual, ambos definidos de antemano junto con el resto de condiciones y no negociable, y se puede formalizar en el plazo de 7 días. Las tecnologías disponibles incluyen, por ejemplo, un dispositivo láser para medir distancias con una precisión de micras mediante patrones Fresnel, o un material más ligero y de fácil fabricación que además protege de la radiación.
Todas las nuevas tecnologías se difunden continuamente en el sitio TechBriefs. La NASA realiza además una selección de las 100 tecnologías más prometedoras o con mayor potencial, en sectores y aplicaciones como propulsión, energía, robótica o TIC, e incluso medicina, biotecnología o medioambiente.
Resultados, mitos y dólares
Los resultados de toda esta actividad pueden consultarse en detalle en la página del programa de transferencia de tecnología de la NASA, que permite filtrar por año e incluso por los distintos centros de investigación de la NASA, cada uno especializado en diferentes campos, y cuyos nombres nos resultarán en muchos casos familiares: el Ames Research Center, el Goddard Space Flight Center, el Jet Propulsion Lab o laboratorio de propulsión a chorro, o el Kennedy Space Center en Cabo Cañaveral, entre otros. La palma se la lleva el JPL, responsable de cerca un 30% de las nuevas tecnologías desarrolladas por la NASA.
En 2014 se recibieron 1688 nuevas tecnologías (NTRs), se solicitaron 143 nuevas patentes, se formalizaron 42 nuevas licencias de patentes y 1675 acuerdos de uso de software.
Como ejemplo, el pasado mes de abril la NASA licenció a la empresa Evident Technologies, de Nueva York, una serie de patentes que cubrían diferentes materiales termoeléctricos, esto es, capaces de convertir el calor en electricidad. Precisamente el tipo de materiales empleados por el RTG que genera y suministra energía a la New Horizons, y que ahora podrían aplicarse a cualquier maquinaria o proceso industrial que desprenda suficiente calor: fabricación de cristal o cerámica, o incluso la combustión de un coche.
Éste y otros casos de éxito se publican anualmente en Spinoff, cuyo objetivo es dar a conocer la transferencia y aplicación de las tecnologías desarrolladas por la NASA en el sector privado, pero también desmontar algunos mitos sobre las tecnologías desarrolladas por la carrera espacial. Ni el velcro, ni el teflón ni el tang (sí, el tang), fueron desarrollados por la NASA, como tampoco los relojes de cuarzo, la resonancia magnética o el código de barras, si bien sí que fueron utilizados en distintas misiones espaciales.
Spinoff se dirige al público general y a las empresas pero, sobre todo, a los políticos estadounidenses, como justificación de los beneficios que aporta invertir en la exploración espacial y, en particular, del presupuesto anual de la NASA que se encuentra con frecuencia en cuestión. Llegados a esto punto, cabe preguntarnos precisamente por qué, si la NASA desarrolla y transfiere tal volumen de tecnologías, no es capaz de financiar su actividad al menos parcialmente con los ingresos que obtiene de licencias y otros acuerdos.
Ingresos por licencias 2011-2015. Fuente: NASA
Lo cierto es que dichos ingresos revierten directamente al Tesoro estadounidense y que, en todo caso, no son tan elevados como podría parecer. En 2014 fueron apenas superiores a los 2 millones de dólares, cuando el presupuesto total de la NASA ascendió a más de 17.000 millones, aproximadamente un 0,5% del presupuesto federal estadounidense (en el momento álgido de la carrera espacial llegó a suponer cerca de un 5%).
La exploración espacial es cara, muy cara. Y no tiene sentido considerar los ingresos por transferencia de tecnología como una fuente de financiación suficiente. Pero también es cierto que la NASA no está concebida para explotar tecnologías per se y ser rentable: subcontrata al sector privado un gran número de productos y servicios, y con frecuencia encuentra numerosos obstáculos administrativos (y políticos) para participar en aquellos proyectos que sí pueden ser realmente rentables.
La NASA tiene una increíble capacidad para generar nuevas tecnologías y aplicaciones para las empresas estadounidenses que, sin embargo, no puede rentabilizar directamente. En cambio, la transferencia de tecnología le permite demostrar, aunque sea con dificultades, el beneficio potencial de invertir en ciencia y tecnología.
Esto abre un debate que, si bien se pone de manifiesto en la exploración espacial por su elevado coste e impacto mediático, es sin duda ampliable a otros campos científicos y países, como España, especialmente en estos tiempos de recortes:
¿Debemos financiar a cualquier coste la ciencia y la tecnología? ¿O debe ser rentable o, al menos, autofinanciable?
¿Cuál es el retorno que debemos esperar y quién debe, en primera instancia, beneficiarse del mismo: el sector público o el privado?
Todos los que trabajamos de una manera u otra en transferencia de tecnología nos hemos visto en alguna ocasión en la difícil tesitura de explicar en qué consiste y a qué nos dedicamos, sobre todo si nuestro interlocutor no está familiarizado con la investigación académica o la innovación.
En estos casos, creo que una de las mejores salidas es decir que somos lo más parecido a un comercial que hay en un centro de investigación o universidad. De las OTRIs, mejor no hablar.
Por supuesto, los profesionales de la transferencia de tecnología emplean otras muchas competencias -técnicas, legales, financieras- además de la comercial, pero en mi opinión es la que mejor describe el objetivo último de nuestro trabajo.
Esto es, conseguir que alguien esté dispuesto a pagar e invertir por los resultados de la investigación: tanto las empresas al final del proceso, como la administración pública y los organismos financiadores al inicio del mismo.
Múltiples definiciones
Jane Muir, presidenta de la Association of University Technology Managers (el equivalente estadounidense de RedTransfer) explica en el video que abre este artículo qué es la transferencia de tecnología y cuáles son sus objetivos.
Muir da una visión clásica -y algo edulcorada- de la transferencia de tecnología, pero en la que destaca el beneficio que ésta aporta a la sociedad y la mención explícita a la creación de nuevas empresas como mecanismo de transferencia.
La transferencia de tecnología es el proceso por el que se transfieren descubrimientos científico-técnicos de una organización a otra para continuar su desarrollo tecnológico y eventualmente llevar a cabo la comercialización de nuevos productos, procesos, aplicaciones, materiales o servicios basados en los primeros.
Estos descubrimientos científico-técnicos, habitualmente referidos como resultados de investigación, pueden comprender no sólo aquellas nuevas tecnologías generadas en el marco de proyectos o líneas de investigación, sino también habilidades, conocimiento, métodos de fabricación, muestras o prototipos e incluso instalaciones científico-técnicas.
¿Transferencia de tecnología o conocimiento?
Un buen número de entidades prefieren emplear el término transferencia de conocimiento en lugar de transferencia de tecnología, por ejemplo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de su Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento.
Siendo estrictos, la transferencia de tecnología sería una parte de la transferencia de conocimiento. Pero también es cierto que las universidades y organismos de investigación tienen múltiples mecanismos para transferir el conocimiento.
En mi opinión, mezclar ambos conceptos desdibuja la misión de las oficinas de transferencia de tecnología y el objetivo último del proceso: que los resultados de investigación encuentren aplicación tecnológica, empresarial o industrial.
Un proceso complejo y multidisciplinar
Por otra parte, la transferencia de tecnología comprende distintas fases y, en cierto modo, se puede considerar un proceso circular, en tanto que el retorno de la explotación comercial de los resultados de investigación permite, en última instancia, financiar nuevos proyectos científicos.
Fases del proceso de transferencia de tecnología. Fuente: Fred Hutch.
Si partimos de las fases incluida en la figura anterior, una posible definición de cada una de ellas sería la siguiente:
Descubrimiento: fase en la que se desarrollan los proyectos y líneas de investigación que, eventualmente, pueden dar lugar a nuevos descubrimientos científicos o tecnologías susceptibles de aplicación comercial o industrial.
Documentación: fase en la que efectivamente se identifica el resultado de investigación, se describe y se acota su alcance.
Evaluación: fase en la que se realiza una evaluación del potencial del resultado de investigación, en términos de patentabilidad, interés comercial o posibles socios o licenciatarios para su desarrollo tecnológico, entre otros
Protección: fase en la que, cuando corresponda, se protege el resultado de investigación mediante títulos de propiedad industrial o intelectual.
Comercialización: fase en la que se lleva a cabo un estudio de mercado y el resultado de investigación se promociona -se vende- entre aquellas empresas susceptibles de estar interesadas en el mismo, así como otros socios comerciales y/o tecnológicos que puedan contribuir a su desarrollo.
Licencia: fase en la que se negocia y se establece un acuerdo de licencia o transferencia con la empresa finalmente interesada en el desarrollo tecnológico del resultado de investigación.
Desarrollo tecnológico o de producto: fase en la que la empresa licenciataria lleva a cabo el desarrollo del resultado de investigación, con frecuencia en colaboración con la propia universidad o centro de investigación o con otros socios, hasta su introducción en el mercado bajo la forma de nuevos productos o servicios.
Explotación comercial: fase en la que efectivamente los nuevos productos o servicios basados en el resultado de investigación se comercializan y, según lo establecido en los acuerdos de licencia o transferencia previos, la universidad o el organismo de investigación obtiene un retorno económico del mismo que puede reinvertir el desarrollo de nuevos proyectos de investigación.
No obstante, el proceso no es ni mucho menos tan lineal como podría parecer. Mejor dicho, casi nunca es lineal. Como muestra, 3 ejemplos:
Algunas fases son opcionales y otras no finalizan cuando empieza la siguiente. Es el caso de la protección de la propiedad industrial, que hay que mantener a lo largo de todo el proceso de transferencia.
Con frecuencia los resultados de investigación se encuentran en un estado tan temprano de desarrollo que es necesario llevar a cabo un desarrollo tecnológico preliminar -o prueba de concepto- a fin de demostrar su viabilidad antes de iniciar su comercialización.
El mismo desarrollo tecnológico puede requerir, por su complejidad o necesidad de inversión, de la participación de distintas empresas, como en el caso del desarrollo clínico y preclínico de nuevos fármacos.
Los nuevos modelos de colaboración público-privada están cambiando incluso la manera en que se llega al descubrimiento de los nuevos resultados de investigación.
Conclusión y debate
Con la excusa de dar unas pocas definiciones de transferencia de tecnología de las muchas existentes, creo que sería interesante abrir cierto debate sobre qué entendemos por transferencia de tecnología y qué esperamos de ella.
Estoy seguro de que encontrarías más discrepancias de las esperadas entre los propios profesionales de la transferencia, pero también en los organismos de investigación y universidades e incluso en las administraciones públicas que definen e implementan políticas orientadas a fomentar la transferencia de tecnología sin, en ocasiones, tener claro de qué hablan.
¿Cuál es para ti la definición más acertada de la transferencia de tecnología ?
¿Cómo le explicas a tu familia y amigos que te dedicas a la transferencia de tecnología?
¿Crees que haría falta un esfuerzo mayor para explicar qué es y cuáles son los beneficios de la transferencia de tecnología? ¿Quién debería llevarlo a cabo?
Una propiedad industrial sólida es una condición esencial para la innovación y el desarrollo de la mayoría de empresas de base tecnológica, en particular en algunos sectores, como el farmacéutico o el biotecnológico: no patent, no investment, no party.
Además, en algunos casos la propiedad industrial de la empresa puede no sólo reforzar la posición competitiva de nuestra empresa sino también convertirse en sí misma en una fuente de ingresos, si somos capaces de gestionarla adecuadamente y negociar bien las condiciones de acceso a la misma por parte de terceros.
De manera general, una patente concede a su titular un derecho exclusivo o monopolio sobre el objeto de la invención, durante un plazo determinado (habitualmente veinte años). No obstante, hacer valer este derecho no siempre es fácil, en particular para empresas pequeñas y medianas o de nueva creación.
De hecho, si nuestra propiedad industrial es suficientemente atractiva o única en un determinado campo de aplicación, es perfectamente posible e incluso probable que otras empresas se salten a la torera nuestras patentes e incorporen parte de las mismas en sus productos o procesos. Sin decirnos nada, claro está.
La revista The Medicine Maker hacía recientemente un interesante análisis de las dificultades que nos podemos encontrar y las mejores estrategias a seguir que me ha parecido oportuno ampliar y compartir en el blog, y así tratar de dar respuesta a estas dos preguntas que, seguro, os estáis planteando:
¿Cómo detecto una infracción?
Obviamente, para detectar posibles usos de nuestra tecnología sin nuestro permiso hay que establecer una rutina sistemática de vigilancia tecnológica que pase, en primer lugar, por:
Revisar publicaciones científicas, solicitudes de patente y otros documentos técnicos de carácter público en nuestro sector o área de conocimiento.
Participar en foros y conferencias científicas y sectoriales y revisar pósteres y comunicaciones orales y escritas.
Analizar los productos, procesos o servicios comercializados o empleados por otras empresas del sector.
Posteriormente, en aquellos casos en los que detectemos proyectos o aplicaciones que resulten sospechosos de usar nuestra tecnología, deberemos elaborar un análisis razonado y documentado con la ayuda de nuestro equipo científico-técnico en el que se expongan los motivos que nos han llevado a concluir que se está produciendo una infracción.
Tipos de infractores
Por otra parte, podemos encontrarnos 3 tipos de infractores de nuestros derechos de propiedad industrial o, dicho de una manera más educada, usuarios de nuestra tecnología sin que medie ningún tipo de acuerdo comercial o contrato de licencia:
Los que conocen nuestra tecnología y nuestros derechos de propiedad industrial sobre la misma y, aún así, se la trae al pairo y la usan. Habitualmente grandes empresas, como veremos más adelante.
Los que conocen nuestra tecnología y desconocen nuestros derechos de propiedad industrial sobre la misma. Habitualmente investigadores académicos, que creen que todo el campo es orégano.
Los que han llegado a desarrollar nuestra misma tecnología o más probablemente una parte de ella, y no nos conocen ni falta que les hace. Los menos, aunque en algunos campos con poca difusión del estado de la técnica o en invenciones con, valga la redundancia, poca altura inventiva puede darse el caso.
¿Cómo debo actuar con el infractor?
Suponiendo que hayamos detectado a una posible empresa o entidad infractora, el siguiente paso será ponerse en contacto con ella y hacerles llegar el análisis previamente realizado, a través de los contactos que podamos tener en la misma: desde el CEO hasta el departamento legal, el de transferencia de tecnología en entidades académicas o incluso el comercial.
La primera respuesta del infractor será, con seguridad… la no respuesta. En otras palabras, hacerse los locos, sobre todo si se trata de una gran empresa, confiando en que lo dejemos pasar.
Ante esto, sólo hay una vía, insistir, insistir e insistir. Podemos estar tentados de ir por la vía legal, pero ésta debería ser el último recurso y sólo es recomendable en primera instancia si realmente el perjuicio que nos está ocasionando el infractor es realmente irreparable, y si estamos absolutamente convencidos de ganar, claro está.
Llegado el caso en que logremos hablar con la empresa infractora, sus argumentos girarán en torno a:
Nuestra propiedad industrial: Que nuestra propiedad industrial es débil, o que nuestras reivindicaciones no son válidas o son difíciles de hacer cumplir.
La aplicación que están realizando: Que sí, que vale, que tenemos propiedad industrial en algo relacionado pero que no es lo que ellos están haciendo, ni mucho menos.
Por nuestra parte, lógicamente, deberemos tratar de rebatir estos argumentos y defender que lo más conveniente para las partes es colaborar y formalizar un acuerdo comercial o de licencia para que usen legalmente nuestra tecnología.
El resultado final dependerá en buena parte de la razón que tengamos y de la solidez de nuestros argumentos pero también de nuestra habilidad negociadora y, sobre todo, de la fortaleza de nuestra posición.
Si somos una pequeña empresa tratando de alcanzar un acuerdo con una grande del sector, es posible que se nieguen simple y llanamente a alcanzar ningún tipo de acuerdo, y que nos inviten a demandarlos si tenemos lo que hay que tener, que no es otra cosa más que mucho, mucho dinero.
Como posiblemente no lo tengamos, una posible estrategia es proponer primero un acuerdo de licencia limitado sólo para actividades de investigación y desarrollo con unas condiciones aceptables: evitar royalties e ir a pagos fijos anuales o un pago único, por ejemplo. No seas avaricioso.
El objetivo es, en definitiva, que la otra empresa entienda que antes que un obstáculo puedes y quieres ser un socio que le aporte valor y que le ayude a desarrollar nuevos productos o servicios. Será entonces el momento de plantear acuerdos más ambiciosos.
8 consejos prácticos para proteger tu propiedad industrial
Con esto, si somos una pequeña empresa innovadora, ¿qué recomendaciones o buenas prácticas podríamos seguir? Una colección de consejos o “reglas del juego” incluiría, al menos:
Estar seguro de que nuestra tecnología es realmente atractiva y única, y que nuestra propiedad industrial es igualmente sólida. Conditio sine qua non.
Definir e implementar una estrategia de propiedad industrial desde el inicio de la actividad de la empresa, mucho antes de tener cualquier producto o servicio comercializable.
Tener claro cuál es el foco de la empresa. Si nuestra fortaleza es la ciencia o la tecnología, buscar socios que la comercialicen por nosotros. No esperar a que a otros se les ocurra comercializarla “sin permiso”.
Dedicar recursos humanos expertos y a ser posible en exclusiva (si puedes tenerlo in-house, mejor) a todos los aspectos relacionados con la propiedad industrial: desde la vigilancia tecnológica hasta el seguimiento de los acuerdos de licencia. Es caro, sí, pero a la larga compensa. No te acuerdes de las patentes sólo cuando hay que pagar las tasas.
Contar en el equipo de dirección o gestión de la empresa con perfiles con experiencia en grandes empresas del sector o, en su defecto, contar con expertos externos.
Dirigirse a una persona específica dentro la empresa o entidad que creemos que está infringiendo nuestra propiedad industrial, que sea parte de un modo u otro del asunto. Y si no sabes a quién dirigirte, apunta directamente al CEO o al COO.
Hacer una propuesta realista y flexible al potencial infractor, que es en realidad un potencial socio y un potencial cliente, que se ajuste a la propuesta de valor de tu empresa y de tu tecnología (ver el punto 1).
Mantener siempre la calma, la profesionalidad y la educación, aunque te fastidie que te levanten el negocio.
Conclusión
Si somos una empresa innovadora, de base tecnológica o científica, la propiedad industrial debe ser una parte esencial de nuestra estrategia, y no es suficiente con realizar una mera gestión administrativa de las patentes u otros expedientes.
Realizar esta gestión estratégica de la propiedad industrial requiere dedicar recursos humanos y económicos y ser capaces de entender cuál es la propuesta de valor de nuestra tecnología y cómo puede contribuir a nuestra estrategia empresarial y a la de terceros. Contar siempre con asesoramiento experto e interlocutores, ya sean externos o internos, que conozcan el sector y sus reglas de juego es fundamental.
Por último, tenemos que ver a aquellas empresas y entidades que infringen nuestra propiedad industrial como potenciales clientes o socios y procurar adoptar una actitud constructiva y posibilista. No siempre será fácil o posible llegar a un buen acuerdo, pero el resultado final dependerá en buena medida de cómo enfoquemos la negociación, del conocimiento de las necesidades y prioridades de nuestro interlocutor y de ser capaz de adaptar en consecuencia nuestra propuesta de relación, de colaboración o de negocio.
¿Cuál es la mejor estrategia para defender nuestra propiedad industrial?
¿Te has encontrado en alguna ocasión con una infracción? ¿Cómo lo gestionaste?
¿En qué momento es mejor dejarlo en manos de abogados y que decidan los tribunales?
Google irrumpió el año pasado como una de las mayores empresas en términos de concesión (y solicitud) de patentes con 2566 patentes concedidas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Conocida por su onmipresencia en Internet y por sus servicios en la nube, Google entra así en el top 10 de una lista dominada por grandes empresas tecnológicas de los sectores de la electrónica y la informática: IBM, Samsung, Canon, Sony, Microsoft…
Parece lógico, por tanto, que Google ocupe el lugar que ocupa. Además, desde su creación como startup en Silicon Valley y a lo largo de su trayectoria empresarial, Google ha basado su negocio y su éxito en la explotación de una creciente cartera de patentes. Sin embargo, cuando revisamos la estrategia de propiedad industrial que ha venido siguiendo la empresa observamos patinazos y, sobre todo, algunas incoherencias. En este artículo analizaremos la relación de Google con las patentes y trataremos de descubrir la motivación que guía su estrategia de propiedad industrial.
De las patentes que dieron origen a Google…
Como no podía ser de otro modo, la principal patente de Google es la que cubre el algoritmo de ordenación de resultados de las búsquedas que constituyó el origen de la empresa y la base de su éxito:
A method assigns importance ranks to nodes in a linked database, such as any database of documents containing citations, the world wide web or any other hypermedia database. The rank assigned to a document is calculated from the ranks of documents citing it. (…) The method is particularly useful in enhancing the performance of search engine results for hypermedia databases, such as the world wide web, whose documents have a large variation in quality.
Esto es, el archiconocido PageRank, por cierto, marca registrada. Curiosamente, en dicha patente sólo figura como inventor Larry Page y no Sergey Brin, aunque habitualmente se considera que los dos participaron en ella. Su titular original era la Universidad de Stanford, ya que el desarrollo se realizó en el marco de su condición de estudiantes de la universidad.
Dos chavales de Stanford.
Otra de las patentes iniciales de Google cubre un algoritmo para identificar de una manera eficiente la ocurrencia de determinadas tuplas de información, en cierto modo un algoritmo de búsqueda, cuyo inventor fue en esta ocasión Sergey Brin.
Techniques for extracting information from a database are provided. A database such as the Web is searched for occurrences of tuples of information. The occurrences of the tuples of information that were found in the database are analyzed to identify a pattern in which the tuples of information were stored.
Stanford licenció posteriormente estas y otras tecnologías a Google, a través de varios acuerdos de licencia:
Acuerdo de licencia inicial entre Stanford y Google, con fecha 1 de diciembre de 1998, por el que entre otros aspectos se concedía a Google una opción de licencia exclusiva.
Acuerdo de licencia entre Stanford y Google, con fecha 2 de julio de 2001, por el que Google ejercía su opción de licencia y pagaba a Stanford un total de (¡atención!) 50.000$, a pagar en dos cómodos plazos.
Modificación del acuerdo anterior, con fecha 13 de octubre de 2003, en el que se amplía el alcance de la licencia y se renegocian los términos de la misma, considerablemente más jugosos para la Universidad de Stanford y que consistieron en un porcentaje sobre las ventas y una pequeña participación en el capital de la empresa.
La Universidad de Stanford vendió un 10% de su participación en Google en 2004 por un importe de 15.7 millones de dólares, y el resto en 2005, por 336 millones de dólares. El premio gordo, el jackpot de la transferencia de tecnología si consideramos que se trata de los resultados del trabajo de un par de estudiantes de doctorado.
… a una montaña de patentes
Muchas de las empresas tecnológicas nacen con cierta rebeldía ante el sistema y, por extensión, también contra la propiedad industrial. De hecho, la sólida cartera de patentes de las grandes empresas constituye una de sus principales fortalezas a la vez que una barrera de entrada, a veces insalvable, para los nuevos competidores. Sin embargo, estas mismas empresas, conforme logran hacerse un hueco y consolidarse en el mercado, terminan por desarrollar una estrategia de propiedad industrial como parte integral de su estrategia empresarial.
Dicha estrategia pasa, entre otros aspectos, por crear, mantener y ampliar su cartera de patentes, de lo que Google es un excelente ejemplo: ha pasado de 4 patentes concedidas en 2003 a las 2566 en 2014 que hemos visto anteriormente.
Patentes de Google solicitadas y concedidas. Fuente: USPTO
El número de solicitudes baja -sólo aparentemente- en los años 2013 y 2014. Esto se debe a que las solicitudes no se publican hasta pasados 18 de meses desde la fecha de su presentación. En cualquier caso, no parece en absoluto que la tendencia vaya a cambiar.
Google se va de compras
En una empresa tecnológica muchas de sus patentes son, obviamente, fruto del trabajo de sus investigadores e ingenieros en el marco de proyectos propios de investigación y desarrollo. No obstante, dependiendo del sector y si la empresa tiene suficiente cash, no es extraño que una de las estrategias para reforzar la cartera de patentes sea la compra, mediante la adquisición de parte de las patentes y otros activos intangibles de terceras empresas, o de la totalidad (o parte) de las terceras empresas en cuestión.
¿Un zapatófono? No. El Motorola Dynatac 8000X: el primer teléfono móvil comercial (1984)
Como los chicos de Mountain View hagan todos los negocios igual, apañados están sus accionistas, pensareis. En su momento la compra de Motorola se interpretó como una maniobra de Google no para explotar sus patentes per se, sino como estrategia para defender Android de los posibles ataques de otros fabricantes de smartphones, como Apple o (qué tiempos aquellos) Blackberry. No obstante, es posible que otros fabricantes de smartphones equipados con Android, como Samsung o LG, interpretaran la compra de Motorola por parte de Google como una estrategia por parte de esta última para acaparar también el negocio de la venta de teléfonos, y por tanto una amenaza a su negocio principal. Cabría, pues, interpretar la venta a Lenovo como un gesto para calmar a los fabricantes de Androids.
¿Un patinazo de Google? Tal vez. En tal caso un buen ejemplo que ilustra que la estrategia de propiedad industrial debe estar siempre supeditada a la estrategia empresarial (en otras palabras, vender). Algunos análisis e incluso fuentes de Google afirmaron también que las patentes de Motorola no resultaron ser tan valiosas como aparentaban. Pero por cierto que a Lenovo le está yendo mejor que a Google con las patentes de Motorola: en 2014 incrementaron sus ventas un 118%. Zapatero a tus zapatos.
Se compran patentes, razón: Mountain View
Recientemente, Google ha puesto en marcha un programa de compra de patentes, que viene a consistir en algo así como cuando una inmobiliaria pone carteles de “se busca piso en esta zona”. Así, entre el 8 y el 22 de mayo de 2015 cualquier particular o entidad que quiera vender una patente a Google no ha tenido más que rellenar un formulario con información sobre el resultado. Google se ha comprometido a dar una respuesta en un plazo de aproximadamente un mes, el próximo 26 de junio.
Esto no es -en su esencia- distinto a los programas de in-licensing que mantienen otras grandes empresas, como por ejemplo las del sector farmacéutico, pero sí es llamativo el formato y la justificación que Google da del programa: algo “experimental” que busca “mejorar el sistema de patentes y eliminar parte de la fricción existente en el mercado secundario de patentes“. Toma eufemismo.
Uno de los principales actores de este mercado secundario de patentes y causantes de la litiogisidad a la que se refiere Google con el término “fricción” son las entidades no practicantes (NPE) o, como se les llama más habitualmente, patent trolls.
Los trols de patentes son entidades que ejercen el derecho sobre una gran cartera de patentes contra posibles infractores sin explotarla directamente. Su negocio es, en definitiva, la obtención de tasas o royalties de los terceros que sí necesitan sus patentes para comercializar sus propios productos o servicios.
Sin embargo, si Google está acumulando tal cantidad de patentes, ¿no estará actuando también como un trol de patentes? ¿Dónde ha quedado entonces el slogan “don’t be evil” de Google y su código de conducta corporativa?
¿Don’t be evil?
Como hemos avanzado al principio, la estrategia de propiedad industrial Google presenta algunas contradicciones. Por ejemplo, a pesar de que Google procuró tranquilizar al sector sobre el uso que haría de la cartera de patentes de Motorola, algunas sentencias han calificado algunas de sus actuaciones posteriores como propias de un trol de patentes. Como hemos comentado, el resultado es que probablemente se encontró en una situación en la que, por una parte, sus socios tecnológicos se sentían amenazados por una propiedad industrial que, por otra parte, resultó no ser suficientemente sólida para defenderse de la competencia.
Sin embargo, es cierto que Google está tratando por varias vías de incidir en el mercado de patentes, entre las que destaca el gran esfuerzo de lobbyen Estados Unidos que, junto a otras grandes empresas, pretende lograr una reforma legal que limite la capacidad de los trols de patentes. En consecuencia, el programa de compra de patentes habría que entenderlo también en este sentido, esto es, como una estrategia para acaparar patentes que, empleadas de manera responsable, no limiten la innovación en el sector tecnológico.
Estas actuaciones no dejan de ser también contradictorias entre sí, ya que Google estaría invirtiendo enormes cantidades de dinero en aumentar su cartera de patentes -a través tanto de adquisiciones como de nuevas solicitudes- y, a la vez, en debilitar el propio sistema de patentes y reducir por tanto el valor de su cartera de patentes.
Conclusión
En todo caso, en la estrategia de Google sí parece predominar la idea de que las patentes, que habitualmente se consideran un incentivo a la innovación, pueden volverse en contra de la misma. El propio cofundador de Google, Sergey Brin, ha hecho declaraciones en las que no sólo crítica a los trols sino que también pone en cuestión la protección temporal de hasta 20 años que otorgan las patentes.
¿Se podría concluir por tanto que, en determinados sectores, empresas innovadoras (o con vocación de serlo) pueden verse perjudicadas más que favorecidas por un sistema de patentes fuerte? En el caso de Google así parecen considerarlo, pero la respuesta, con toda seguridad, dependerá de cada empresa.
¿Qué opinas de la estrategia de propiedad industrial seguida por Google? ¿Te parecen acertadas sus actuaciones?
¿Sería conveniente reformar el sistema de patentes para limitar el alcance de los trols de patentes? ¿De qué manera?
¿Consideras que, en alguna situación, el sistema de patentes puede desincentivar la innovación?
Los procesos de transferencia y licencia de tecnología son, habitualmente, lentos.
Al tiempo necesario para evaluar la tecnología, normalmente en una fase temprana y por tanto incierta de desarrollo, y determinar en consecuencia su interés y su viabilidad comercial, se unen los trámites administrativos por parte de las universidades y otros organismos públicos de investigación y el no siempre ejecutivo proceso de toma de decisiones en la empresa licenciataria.
Mejor dicho, los procesos de licencia son muy lentos. A veces, incluso, demasiado lentos. Sobre todo cuando se trata de crear una empresa, validar un nuevo modelo de negocio o asegurar inversión.
De hecho, muchos emprendedores -universitarios, de empresas de base tecnológica- coinciden en que uno de los frenos al emprendimiento es la falta de agilidad por parte de las universidades y organismos de investigación. No les falta razón.
La licencia consiste esencialmente en un modelo de acuerdo de licencia con unas condiciones prefijadas y, a decir verdad, bastante favorables para el licenciatario.
El objetivo es, en definitiva, que el equipo emprendedor pueda centrarse en el desarrollo tecnológico y de negocio o en la búsqueda de financiación para el proyecto, y evitar la -presumiblemente- lenta negociación del acuerdo de licencia con la universidad.
Requisitos
Con todo, la universidad establece una serie de requisitos previos:
La tecnología debe ser propiedad exclusivamente de la universidad. Esto es, excluye resultados en cotitularidad con otras instituciones, lo que no deja de ser lógico.
El solicitante debe ser un empleado de la universidad, ser el fundador de la empresa y ser el inventor de la tecnología. Además, en según que casos la universidad deberá aprobar que el solicitante no tiene ningún conflicto de interés.
La empresa debe contar con un CEO preferiblemente con experiencia empresarial y distinto del inventor/solicitante así como un equipo de gestión con experiencia igualmente en desarrollo y comercialización de tecnología.
El equipo promotor debe presentar un plan de negocio que describa claramente la propuesta de desarrollo y de comercialización de la tecnología objeto de la licencia. Dicho plan de negocio deberá ser aprobado por la oficina de transferencia de la universidad con carácter previo a la firma del acuerdo de licencia.
¿A que ya no parece tan fácil? Me atrevo a decir que una mayoría de spin-offs españolas no cumplen, al menos, un par de estos requisitos, por otra parte más que razonables. Pero ése es otro debate.
Condiciones de la licencia
Si el equipo emprendedor cumple todos los requisitos previos, puede ejecutar straightforward el acuerdo de licencia. Así pues, ¿cuáles son los términos que establece el acuerdo? Veamos:
Licencia exclusiva con derecho a sublicencias.
Los gastos de patentes hasta la fecha de la licencia corren por cuenta de la universidad (esto es, la empresa no debe pagar nada en ese momento). Las gastos futuros, como es de esperar, sí corren a cuenta de la empresa.
No se establece ningún tipo de pago fijo, ya sea inicial, anual o en base a hitos o milestones.
Sí se establecen hitos de desarrollo y/o financieros que la empresa debe alcanzar, para demostrar que está cumpliendo lo establecido en el plan de empresa previamente aprobado por la universidad, o al menos haciendo el esfuerzo de cumplirlo.
La universidad no recibe ningún tipo de participación en la sociedad o equity.
Porcentaje fijo de royalties de un 2% sobre las ventas netas de cualquier producto desarrollado a partir de la tecnología.
No se establece ningún pago mínimo anual de royalties (en otras palabras, si la empresa no vende, no paga).
Porcentaje decreciente de royalties por sublicencia del 15% al 5% a lo largo de 5 años.
Tasa de éxito de un 0,95% en caso de exit o venta de la empresa.
La normativa establece claramente que estos términos no son negociables. Bueno sí, son negociables, pero entonces ya no aplicaría la licencia exprés y los plazos de negociación y formalización serían bastante más largos.
El acuerdo tiene desde luego más tela, y algo de letra pequeña, pero en todo caso son unos términos bastante favorables para una empresa de nueva creación, y aceptables también para eventuales inversores en rondas pre-seed o seed.
Conclusión
En mi opinión se trata de una iniciativa inteligente, y que hasta dónde sé no se ha puesto en marcha ninguna universidad española (¡corregidme si me equivoco, por favor!). Por supuesto, habrá que ver qué resultados da, pero el planteamiento me parece acertado y me ha parecido interesante compartirlo en el blog.
La experiencia demuestra que, en definitiva, bastante difícil es el emprendimiento de base tecnológica como para complicar más el proceso con negociaciones (acuerdos de licencia, pactos de socios, etc.) que además en ocasiones se hacen sobre supuestos tecnológicos y comerciales muy inciertos.
El esfuerzo del equipo emprendedor se tiene que centrar en desarrollar la tecnología, obtener financiación para ello y lograr comercializar los productos o servicios resultantes.
No obstante, más que en los términos del acuerdo de licencia, vale la pena fijarse en algunas de las condiciones establecidas con carácter previo: en particular, la recomendación/requisito de contar con un CEO y/o un equipo de gestión profesional en la empresa, con experiencia previa, y diferenciado del emprendedor investigador.
De hecho, una de las mayores carencias de las empresas de base tecnológica y, en general, del ecosistema de innovación en España, es la falta de profesionales con experiencia en la gestión y dirección de este tipo de empresas.
Otros aspectos destacables son el seguimiento del plan de empresa por parte de la universidad y la garantía, al menos inicial, de que no existen conflictos de interés.
¿Conoces alguna iniciativa similar en las universidades o centros de investigación españoles?
¿Qué te parecen -ya seas emprendedor, gestor o inversor- los términos del acuerdo de licencia? ¿Qué cambiarías?
Y sobre todo, ¿crees que esta iniciativa obtendrá los resultados esperados?
