¿Cómo defender tu propiedad industrial?

Una propiedad industrial sólida es una condición esencial para la innovación y el desarrollo de la mayoría de empresas de base tecnológica, en particular en algunos sectores, como el farmacéutico o el biotecnológico: no patent, no investment, no party.

Además, en algunos casos la propiedad industrial de la empresa puede no sólo reforzar la posición competitiva de nuestra empresa sino también convertirse en sí misma en una fuente de ingresos, si somos capaces de gestionarla adecuadamente y negociar bien las condiciones de acceso a la misma por parte de terceros.

De manera general, una patente concede a su titular un derecho exclusivo o monopolio sobre el objeto de la invención, durante un plazo determinado (habitualmente veinte años). No obstante, hacer valer este derecho no siempre es fácil, en particular para empresas pequeñas y medianas o de nueva creación. 

De hecho, si nuestra propiedad industrial es suficientemente atractiva o única en un determinado campo de aplicación, es perfectamente posible e incluso probable que otras empresas se salten a la torera nuestras patentes e incorporen parte de las mismas en sus productos o procesos. Sin decirnos nada, claro está. 

La revista The Medicine Maker hacía recientemente un interesante análisis de las dificultades que nos podemos encontrar y las mejores estrategias a seguir que me ha parecido oportuno ampliar y compartir en el blog, y así tratar de dar respuesta a estas dos preguntas que, seguro, os estáis planteando:

¿Cómo detecto una infracción?

Obviamente, para detectar posibles usos de nuestra tecnología sin nuestro permiso hay que establecer una rutina sistemática de vigilancia tecnológica que pase, en primer lugar, por:

  • Revisar publicaciones científicas, solicitudes de patente y otros documentos técnicos de carácter público en nuestro sector o área de conocimiento.
  • Participar en foros y conferencias científicas y sectoriales y revisar pósteres y comunicaciones orales y escritas.
  • Analizar los productos, procesos o servicios comercializados o empleados por otras empresas del sector.

Posteriormente, en aquellos casos en los que detectemos proyectos o aplicaciones que resulten sospechosos de usar nuestra tecnología, deberemos elaborar un análisis razonado y documentado con la ayuda de nuestro equipo científico-técnico en el que se expongan los motivos que nos han llevado a concluir que se está produciendo una infracción.

Tipos de infractores

Por otra parte, podemos encontrarnos 3 tipos de infractores de nuestros derechos de propiedad industrial o, dicho de una manera más educada, usuarios de nuestra tecnología sin que medie ningún tipo de acuerdo comercial o contrato de licencia:

  1. Los que conocen nuestra tecnología y nuestros derechos de propiedad industrial sobre la misma y, aún así, se la trae al pairo y la usan. Habitualmente grandes empresas, como veremos más adelante.
  2. Los que conocen nuestra tecnología y desconocen nuestros derechos de propiedad industrial sobre la misma. Habitualmente investigadores académicos, que creen que todo el campo es orégano.
  3. Los que han llegado a desarrollar nuestra misma tecnología o más probablemente una parte de ella, y no nos conocen ni falta que les hace. Los menos, aunque en algunos campos con poca difusión del estado de la técnica o en invenciones con, valga la redundancia, poca altura inventiva puede darse el caso.

¿Cómo debo actuar con el infractor?

Suponiendo que hayamos detectado a una posible empresa o entidad infractora, el siguiente paso será ponerse en contacto con ella y hacerles llegar el análisis previamente realizado, a través de los contactos que podamos tener en la misma: desde el CEO hasta el departamento legal, el de transferencia de tecnología en entidades académicas o incluso el comercial.

La primera respuesta del infractor será, con seguridad… la no respuesta. En otras palabras, hacerse los locos, sobre todo si se trata de una gran empresa, confiando en que lo dejemos pasar.

Ante esto, sólo hay una vía, insistir, insistir e insistirPodemos estar tentados de ir por la vía legal, pero ésta debería ser el último recurso y sólo es recomendable en primera instancia si realmente el perjuicio que nos está ocasionando el infractor es realmente irreparable, y si estamos absolutamente convencidos de ganar, claro está.

Llegado el caso en que logremos hablar con la empresa infractora, sus argumentos girarán en torno a:

  • Nuestra propiedad industrial: Que nuestra propiedad industrial es débil, o que nuestras reivindicaciones no son válidas o son difíciles de hacer cumplir.
  • La aplicación que están realizando: Que sí, que vale, que tenemos propiedad industrial en algo relacionado pero que no es lo que ellos están haciendo, ni mucho menos.

Por nuestra parte, lógicamente, deberemos tratar de rebatir estos argumentos y defender que lo más conveniente para las partes es colaborar y formalizar un acuerdo comercial o de licencia para que usen legalmente nuestra tecnología.

El resultado final dependerá en buena parte de la razón que tengamos y de la solidez de nuestros argumentos pero también de nuestra habilidad negociadora y, sobre todo, de la fortaleza de nuestra posición.

Si somos una pequeña empresa tratando de alcanzar un acuerdo con una grande del sector, es posible que se nieguen simple y llanamente a alcanzar ningún tipo de acuerdo, y que nos inviten a demandarlos si tenemos lo que hay que tener, que no es otra cosa más que mucho, mucho dinero.

Como posiblemente no lo tengamos, una posible estrategia es proponer primero un acuerdo de licencia limitado sólo para actividades de investigación y desarrollo con unas condiciones aceptables: evitar royalties e ir a pagos fijos anuales o un pago único, por ejemplo. No seas avaricioso.

El objetivo es, en definitiva, que la otra empresa entienda que antes que un obstáculo puedes y quieres ser un socio que le aporte valor y que le ayude a desarrollar nuevos productos o servicios. Será entonces el momento de plantear acuerdos más ambiciosos.

8 consejos prácticos para proteger tu propiedad industrial

Con esto, si somos una pequeña empresa innovadora, ¿qué recomendaciones o buenas prácticas podríamos seguir? Una colección de consejos o “reglas del juego” incluiría, al menos:

  1. Estar seguro de que nuestra tecnología es realmente atractiva y única, y que nuestra propiedad industrial es igualmente sólida. Conditio sine qua non.
  2. Definir e implementar una estrategia de propiedad industrial desde el inicio de la actividad de la empresa, mucho antes de tener cualquier producto o servicio comercializable.
  3. Tener claro cuál es el foco de la empresa. Si nuestra fortaleza es la ciencia o la tecnología, buscar socios que la comercialicen por nosotros. No esperar a que a otros se les ocurra comercializarla “sin permiso”.
  4. Dedicar recursos humanos expertos y a ser posible en exclusiva (si puedes tenerlo in-house, mejor) a todos los aspectos relacionados con la propiedad industrial: desde la vigilancia tecnológica hasta el seguimiento de los acuerdos de licencia. Es caro, sí, pero a la larga compensa. No te acuerdes de las patentes sólo cuando hay que pagar las tasas.
  5. Contar en el equipo de dirección o gestión de la empresa con perfiles con experiencia en grandes empresas del sector o, en su defecto, contar con expertos externos.
  6. Dirigirse a una persona específica dentro la empresa o entidad que creemos que está infringiendo nuestra propiedad industrial, que sea parte de un modo u otro del asunto. Y si no sabes a quién dirigirte, apunta directamente al CEO o al COO.
  7. Hacer una propuesta realista y flexible al potencial infractor, que es en realidad un potencial socio y un potencial cliente, que se ajuste a la propuesta de valor de tu empresa y de tu tecnología (ver el punto 1).
  8. Mantener siempre la calma, la profesionalidad y la educación, aunque te fastidie que te levanten el negocio.

Conclusión

Si somos una empresa innovadora, de base tecnológica o científica, la propiedad industrial debe ser una parte esencial de nuestra estrategia, y no es suficiente con realizar una mera gestión administrativa de las patentes u otros expedientes.

Realizar esta gestión estratégica de la propiedad industrial requiere dedicar recursos humanos y económicos y ser capaces de entender cuál es la propuesta de valor de nuestra tecnología y cómo puede contribuir a nuestra estrategia empresarial y a la de terceros. Contar siempre con asesoramiento experto e interlocutores, ya sean externos o internos, que conozcan el sector y sus reglas de juego es fundamental.

Por último, tenemos que ver a aquellas empresas y entidades que infringen nuestra propiedad industrial como potenciales clientes o socios y procurar adoptar una actitud constructiva y posibilista. No siempre será fácil o posible llegar a un buen acuerdo, pero el resultado final dependerá en buena medida de cómo enfoquemos la negociación, del conocimiento de las necesidades y prioridades de nuestro interlocutor y de ser capaz de adaptar en consecuencia nuestra propuesta de relación, de colaboración o de negocio.

¿Cuál es la mejor estrategia para defender nuestra propiedad industrial?

¿Te has encontrado en alguna ocasión con una infracción? ¿Cómo lo gestionaste?

¿En qué momento es mejor dejarlo en manos de abogados y que decidan los tribunales?

La estrategia de propiedad industrial de Google

Google irrumpió el año pasado como una de las mayores empresas en términos de concesión (y solicitud) de patentes con 2566 patentes concedidas en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO). Conocida por su onmipresencia en Internet y por sus servicios en la nube, Google entra así en el top 10 de una lista dominada por grandes empresas tecnológicas de los sectores de la electrónica y la informática: IBM, Samsung, Canon, Sony, Microsoft…

Parece lógico, por tanto, que Google ocupe el lugar que ocupa. Además, desde su creación como startup en Silicon Valley y a lo largo de su trayectoria empresarial, Google ha basado su negocio y su éxito en la explotación de una creciente cartera de patentes. Sin embargo, cuando revisamos la estrategia de propiedad industrial que ha venido siguiendo la empresa observamos patinazos y, sobre todo, algunas incoherencias. En este artículo analizaremos la relación de Google con las patentes y trataremos de descubrir la motivación que guía su estrategia de propiedad industrial.

De las patentes que dieron origen a Google…

Como no podía ser de otro modo, la principal patente de Google es la que cubre el algoritmo de ordenación de resultados de las búsquedas que constituyó el origen de la empresa y la base de su éxito:

A method assigns importance ranks to nodes in a linked database, such as any database of documents containing citations, the world wide web or any other hypermedia database. The rank assigned to a document is calculated from the ranks of documents citing it. (…) The method is particularly useful in enhancing the performance of search engine results for hypermedia databases, such as the world wide web, whose documents have a large variation in quality.

Esto es, el archiconocido PageRank, por cierto, marca registrada. Curiosamente, en dicha patente sólo figura como inventor Larry Page y no Sergey Brin, aunque habitualmente se considera que los dos participaron en ella. Su titular original era la Universidad de Stanford, ya que el desarrollo se realizó en el marco de su condición de estudiantes de la universidad.

Dos chavales de Teleco... digo de Stanford.
Dos chavales de Stanford.

Otra de las patentes iniciales de Google cubre un algoritmo para identificar de una manera eficiente la ocurrencia de determinadas tuplas de información, en cierto modo un algoritmo de búsqueda, cuyo inventor fue en esta ocasión Sergey Brin.

Techniques for extracting information from a database are provided. A database such as the Web is searched for occurrences of tuples of information. The occurrences of the tuples of information that were found in the database are analyzed to identify a pattern in which the tuples of information were stored.

Stanford licenció posteriormente estas y otras tecnologías a Google, a través de varios acuerdos de licencia:

  • Acuerdo de licencia inicial entre Stanford y Google, con fecha 1 de diciembre de 1998, por el que entre otros aspectos se concedía a Google una opción de licencia exclusiva.
  • Acuerdo de licencia entre Stanford y Google, con fecha 2 de julio de 2001, por el que Google ejercía su opción de licencia y pagaba a Stanford un total de (¡atención!) 50.000$, a pagar en dos cómodos plazos.
  • Modificación del acuerdo anterior, con fecha 13 de octubre de 2003, en el que se amplía el alcance de la licencia y se renegocian los términos de la misma, considerablemente más jugosos para la Universidad de Stanford y que consistieron en un porcentaje sobre las ventas y una pequeña participación en el capital de la empresa.

La Universidad de Stanford vendió un 10% de su participación en Google en 2004 por un importe de 15.7 millones de dólares, y el resto en 2005, por 336 millones de dólares. El premio gordo, el jackpot de la transferencia de tecnología si consideramos que se trata de los resultados del trabajo de un par de estudiantes de doctorado.

… a una montaña de patentes

Muchas de las empresas tecnológicas nacen con cierta rebeldía ante el sistema y, por extensión, también contra la propiedad industrial. De hecho, la sólida cartera de patentes de las grandes empresas constituye una de sus principales fortalezas a la vez que una barrera de entrada, a veces insalvable, para los nuevos competidores. Sin embargo, estas mismas empresas, conforme logran hacerse un hueco y consolidarse en el mercado, terminan por desarrollar una estrategia de propiedad industrial como parte integral de su estrategia empresarial.

Dicha estrategia pasa, entre otros aspectos, por crear, mantener y ampliar su cartera de patentes, de lo que Google es un excelente ejemplo: ha pasado de 4 patentes concedidas en 2003 a las 2566 en 2014 que hemos visto anteriormente.

Patentes de Google solicitadas y concedidas. Fuente: USPTO

El número de solicitudes baja -sólo aparentemente- en los años 2013 y 2014. Esto se debe a que las solicitudes no se publican hasta pasados 18 de meses desde la fecha de su presentación. En cualquier caso, no parece en absoluto que la tendencia vaya a cambiar.

Google se va de compras

En una empresa tecnológica muchas de sus patentes son, obviamente, fruto del trabajo de sus investigadores e ingenieros en el marco de proyectos propios de investigación y desarrollo. No obstante, dependiendo del sector y si la empresa tiene suficiente cash, no es extraño que una de las estrategias para reforzar la cartera de patentes sea la compra, mediante la adquisición de parte de las patentes y otros activos intangibles de terceras empresas, o de la totalidad (o parte) de las terceras empresas en cuestión.

Motorola, ¡quién te ha visto!

La mayor y más sonada compra de patentes por parte de Google fue la adquisición, en 2012, de Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares. Los motivos para la compra, bueno, resultan a día de hoy cuanto menos dudosos.  Sobre todo cuando Google vendió Motorola apenas año y medio después a Lenovo… ¡por 2.910 millones de dólares!

¿Un zapatófono? No. El Motorola Dynatac 8000X: el primer teléfono móvil comercial (1984)
¿Un zapatófono? No. El Motorola Dynatac 8000X: el primer teléfono móvil comercial (1984)

Como los chicos de Mountain View hagan todos los negocios igual, apañados están sus accionistas, pensareis. En su momento la compra de Motorola se interpretó como una maniobra de Google no para explotar sus patentes per se, sino como estrategia para defender Android de los posibles ataques de otros fabricantes de smartphones, como Apple o (qué tiempos aquellos) Blackberry. No obstante, es posible que otros fabricantes de smartphones equipados con Android, como Samsung o LG, interpretaran la compra de Motorola por parte de Google como una estrategia por parte de esta última para acaparar también el negocio de la venta de teléfonos, y por tanto una amenaza a su negocio principal. Cabría, pues, interpretar la venta a Lenovo como un gesto para calmar a los fabricantes de Androids.

¿Un patinazo de Google? Tal vez. En tal caso un buen ejemplo que ilustra que la estrategia de propiedad industrial debe estar siempre supeditada a la estrategia empresarial (en otras palabras, vender). Algunos análisis e incluso fuentes de Google afirmaron también que las patentes de Motorola no resultaron ser tan valiosas como aparentaban. Pero por cierto que a Lenovo le está yendo mejor que a Google con las patentes de Motorola: en 2014 incrementaron sus ventas un 118%. Zapatero a tus zapatos.

Se compran patentes, razón: Mountain View

Recientemente, Google ha puesto en marcha un programa de compra de patentes, que viene a consistir en algo así como cuando una inmobiliaria pone carteles de “se busca piso en esta zona”. Así, entre el 8 y el 22 de mayo de 2015 cualquier particular o entidad que quiera vender una patente a Google no ha tenido más que rellenar un formulario con información sobre el resultado. Google se ha comprometido a dar una respuesta en un plazo de aproximadamente un mes, el próximo 26 de junio.

Esto no es -en su esencia- distinto a los programas de in-licensing que mantienen otras grandes empresas, como por ejemplo las del sector farmacéutico, pero sí es llamativo el formato y la justificación que Google da del programa: algo “experimental” que busca “mejorar el sistema de patentes y eliminar parte de la fricción existente en el mercado secundario de patentes“. Toma eufemismo.

Uno de los principales actores de este mercado secundario de patentes y causantes de la litiogisidad a la que se refiere Google con el término “fricción” son las entidades no practicantes (NPE) o, como se les llama más habitualmente, patent trolls.

Los trols de patentes son entidades que ejercen el derecho sobre una gran cartera de patentes contra posibles infractores sin explotarla directamente. Su negocio es, en definitiva, la obtención de tasas o royalties de los terceros que sí necesitan sus patentes para comercializar sus propios productos o servicios.

Sin embargo, si Google está acumulando tal cantidad de patentes, ¿no estará actuando también como un trol de patentes? ¿Dónde ha quedado entonces el slogan “don’t be evil” de Google y su código de conducta corporativa?

¿Don’t be evil?

Como hemos avanzado al principio, la estrategia de propiedad industrial Google presenta algunas contradicciones. Por ejemplo, a pesar de que Google procuró tranquilizar al sector sobre el uso que haría de la cartera de patentes de Motorola, algunas sentencias han calificado algunas de sus actuaciones posteriores como propias de un trol de patentes. Como hemos comentado, el resultado es que probablemente se encontró en una situación en la que, por una parte, sus socios tecnológicos se sentían amenazados por una propiedad industrial que, por otra parte, resultó no ser suficientemente sólida para defenderse de la competencia.

Sin embargo, es cierto que Google está tratando por varias vías de incidir en el mercado de patentes, entre las que destaca el gran esfuerzo de lobby en Estados Unidos que, junto a otras grandes empresas, pretende lograr una reforma legal que limite la capacidad de los trols de patentes. En consecuencia, el programa de compra de patentes habría que entenderlo también en este sentido, esto es, como una estrategia para acaparar patentes que, empleadas de manera responsable, no limiten la innovación en el sector tecnológico.

Estas actuaciones no dejan de ser también contradictorias entre sí, ya que Google estaría invirtiendo enormes cantidades de dinero en aumentar su cartera de patentes -a través tanto de adquisiciones como de nuevas solicitudes- y, a la vez, en debilitar el propio sistema de patentes y reducir por tanto el valor de su cartera de patentes.

Conclusión

En todo caso, en la estrategia de Google sí parece predominar la idea de que las patentes, que habitualmente se consideran un incentivo a la innovación, pueden volverse en contra de la misma. El propio cofundador de Google, Sergey Brin, ha hecho declaraciones en las que no sólo crítica a los trols sino que también pone en cuestión la protección temporal de hasta 20 años que otorgan las patentes.

¿Se podría concluir por tanto que, en determinados sectores, empresas innovadoras (o con vocación de serlo) pueden verse perjudicadas más que favorecidas por un sistema de patentes fuerte? En el caso de Google así parecen considerarlo, pero la respuesta, con toda seguridad, dependerá de cada empresa.

¿Qué opinas de la estrategia de propiedad industrial seguida por Google? ¿Te parecen acertadas sus actuaciones?

¿Sería conveniente reformar el sistema de patentes para limitar el alcance de los trols de patentes? ¿De qué manera?

¿Consideras que, en alguna situación, el sistema de patentes puede desincentivar la innovación?

Licencias exprés para crear startups

Los procesos de transferencia y licencia de tecnología son, habitualmente, lentos.

Al tiempo necesario para evaluar la tecnología, normalmente en una fase temprana y por tanto incierta de desarrollo, y determinar en consecuencia su interés y su viabilidad comercial, se unen los trámites administrativos por parte de las universidades y otros organismos públicos de investigación y el no siempre ejecutivo proceso de toma de decisiones en la empresa licenciataria.

Mejor dicho, los procesos de licencia son muy lentos. A veces, incluso, demasiado lentos. Sobre todo cuando se trata de crear una empresa, validar un nuevo modelo de negocio o asegurar inversión. 

De hecho, muchos emprendedores -universitarios, de empresas de base tecnológica- coinciden en que uno de los frenos al emprendimiento es la falta de agilidad por parte de las universidades y organismos de investigación. No les falta razón.

¡Licencia exprés!

La Universidad de Washington ha puesto en marcha este año una iniciativa para facilitar la transferencia de tecnología y fomentar la creación de empresas por parte de su personal investigador: una licencia “exprés” o Quick Start License.

La licencia consiste esencialmente en un modelo de acuerdo de licencia con unas condiciones prefijadas y, a decir verdad, bastante favorables para el licenciatario.

El objetivo es, en definitiva, que el equipo emprendedor pueda centrarse en el desarrollo tecnológico y de negocio o en la búsqueda de financiación para el proyecto, y evitar la -presumiblemente- lenta negociación del acuerdo de licencia con la universidad.

Requisitos

Con todo, la universidad establece una serie de requisitos previos:

  • La tecnología debe ser propiedad exclusivamente de la universidad. Esto es, excluye resultados en cotitularidad con otras instituciones, lo que no deja de ser lógico.
  • El solicitante debe ser un empleado de la universidad, ser el fundador de la empresa y ser el inventor de la tecnología. Además, en según que casos la universidad deberá aprobar que el solicitante no tiene ningún conflicto de interés.
  • La empresa debe contar con un CEO preferiblemente con experiencia empresarial y distinto del inventor/solicitante así como un equipo de gestión con experiencia igualmente en desarrollo y comercialización de tecnología.
  • El equipo promotor debe presentar un plan de negocio que describa claramente la propuesta de desarrollo y de comercialización de la tecnología objeto de la licencia. Dicho plan de negocio deberá ser aprobado por la oficina de transferencia de la universidad con carácter previo a la firma del acuerdo de licencia.

¿A que ya no parece tan fácil? Me atrevo a decir que una mayoría de spin-offs españolas no cumplen, al menos, un par de estos requisitos, por otra parte más que razonables. Pero ése es otro debate.

Condiciones de la licencia

Si el equipo emprendedor cumple todos los requisitos previos, puede ejecutar straightforward el acuerdo de licencia. Así pues, ¿cuáles son los términos que establece el acuerdo? Veamos:

  • Licencia exclusiva con derecho a sublicencias.
  • Los gastos de patentes hasta la fecha de la licencia corren por cuenta de la universidad (esto es, la empresa no debe pagar nada en ese momento). Las gastos futuros, como es de esperar, sí corren a cuenta de la empresa.
  • No se establece ningún tipo de pago fijo, ya sea inicial, anual o en base a hitos o milestones.
  • Sí se establecen hitos de desarrollo y/o financieros que la empresa debe alcanzar, para demostrar que está cumpliendo lo establecido en el plan de empresa previamente aprobado por la universidad, o al menos haciendo el esfuerzo de cumplirlo.
  • La universidad no recibe ningún tipo de participación en la sociedad o equity.
  • Porcentaje fijo de royalties de un 2% sobre las ventas netas de cualquier producto desarrollado a partir de la tecnología.
  • No se establece ningún pago mínimo anual de royalties (en otras palabras, si la empresa no vende, no paga).
  • Porcentaje decreciente de royalties por sublicencia del 15% al 5% a lo largo de 5 años.
  • Tasa de éxito de un 0,95% en caso de exit o venta de la empresa.

La normativa establece claramente que estos términos no son negociables. Bueno sí, son negociables, pero entonces ya no aplicaría la licencia exprés y los plazos de negociación y formalización serían bastante más largos.

El acuerdo tiene desde luego más tela, y algo de letra pequeña, pero en todo caso son unos términos bastante favorables para una empresa de nueva creación, y aceptables también para eventuales inversores en rondas pre-seed o seed.

Conclusión

En mi opinión se trata de una iniciativa inteligente, y que hasta dónde sé no se ha puesto en marcha ninguna universidad española (¡corregidme si me equivoco, por favor!). Por supuesto, habrá que ver qué resultados da, pero el planteamiento me parece acertado y me ha parecido interesante compartirlo en el blog.

La experiencia demuestra que, en definitiva, bastante difícil es el emprendimiento de base tecnológica como para complicar más el proceso con negociaciones (acuerdos de licencia, pactos de socios, etc.) que además en ocasiones se hacen sobre supuestos tecnológicos y comerciales muy inciertos.

El esfuerzo del equipo emprendedor se tiene que centrar en desarrollar la tecnología, obtener financiación para ello y lograr comercializar los productos o servicios resultantes.

No obstante, más que en los términos del acuerdo de licencia, vale la pena fijarse en algunas de las condiciones establecidas con carácter previo: en particular, la recomendación/requisito de contar con un CEO y/o un equipo de gestión profesional en la empresa, con experiencia previa, y diferenciado del emprendedor investigador.

De hecho, una de las mayores carencias de las empresas de base tecnológica y, en general, del ecosistema de innovación en España, es la falta de profesionales con experiencia en la gestión y dirección de este tipo de empresas.

Otros aspectos destacables son el seguimiento del plan de empresa por parte de la universidad y la garantía, al menos inicial, de que no existen conflictos de interés.

¿Conoces alguna iniciativa similar en las universidades o centros de investigación españoles?

¿Qué te parecen -ya seas emprendedor, gestor o inversor- los términos del acuerdo de licencia? ¿Qué cambiarías?

Y sobre todo, ¿crees que esta iniciativa obtendrá los resultados esperados?

5 aspectos fundamentales de un acuerdo de confidencialidad

En los procesos de transferencia de tecnología y, en general, en el marco de las relaciones entre investigación y empresa es habitual -cuando no inevitable- compartir información de carácter confidencial.

La primera regla de oro para mantener algo secreto es no contarlo, es decir, no revelar aquella información que no sea estrictamente necesaria y formalizar un acuerdo de confidencialidad que proteja aquella información que sí se vaya a intercambiar.

De manera general, no se debe revelar ningún resultado de investigación o tecnología si no está cubierto por un acuerdo de confidencialidad entre las partes.

Generalidades

Un acuerdo de confidencialidad demuestra la obligación de la parte receptora de mantener confidencial la información recibida de la parte transmisora, y es raro que involucre a más de dos partes (como se suele decir, un secreto conocido por muchos deja de ser secreto):

  • La parte transmisora (Discloser, en inglés) es aquella que transmite la información considerada como confidencial.
  • La parte receptora (Recipient, en inglés) es aquella que recibe la información y que asume la obligación de confidencialidad sobre la misma.

Es habitual que las entidades firmantes del acuerdo pueden ser consideradas indistintamente transmisoras o receptoras, según transmitan o reciban información confidencial durante la vigencia del acuerdo. Así, el acuerdo de confidencialidad puede ser:

  • Simétrico, cuando establece las mismas obligaciones para las partes firmantes, independientemente de que estas actúen en ocasiones como transmisoras o receptoras
  • Asimétrico, cuando establece obligaciones particulares para una de las partes (por ejemplo, cuando sólo una de las partes revela información confidencial, o cuando ésta tiene un valor singular).

Por último, un acuerdo de confidencialidad no tiene por qué ser un documento muy complejo, pero sí existen una serie de aspectos y cláusulas fundamentales para asegurar su eficacia como medida de protección y que presentamos a continuación, junto con algunos ejemplos de clausulado (en inglés).

1. Antecedentes

¿Por qué vamos a formalizar este acuerdo de confidencialidad? ¿Para evaluar una tecnología, llevar a cabo un proyecto en colaboración o poner en marcha una nueva línea de negocio?

Cada uno de estos casos presenta unas características particulares y pueden afectar el alcance de la obligación de confidencialidad objeto del acuerdo. El objetivo (Purpose, en inglés) acota en definitiva para qué puede utilizarse la información confidencial, excluyendo como veremos más adelante cualquier otro uso.

Ejemplo: 

AAA and BBB intend to engage in discussions for the purpose of evaluating a potential business or collaborative relationship between the parties (“Purpose”). In connection with these discussions, it is anticipated that AAA and BBB may disclose certain proprietary and confidential information. This Agreement will govern those disclosures.

2. Definiciones

Definir adecuadamente y de manera inequívoca este alcance es crítico para asegurar la efectividad del acuerdo. Para ello, se debe definir claramente qué se entiende por información confidencial.

De manera general, se acepta que información confidencial es aquella que no es pública y, en particular, aquella identificada como confidencial por la parte transmisora, en el momento de la transmisión o incluso con posterioridad a la misma.

Ejemplo:

“Confidential Information” means any and all non-public scientific, technical, financial or business information in whatever form (written, oral or visual) possessed or obtained by the Discloser and furnished to the Recipient.

Confidential Information will include information which
(a) Discloser has labeled in writing as confidential or proprietary,
(b) is furnished orally or visually and is identified by the Discloser at the time of disclosure or within fifteen (15) days thereafter as confidential or proprietary. However, failure to do so shall not relieve the Recipient from its obligations as detailed herein if the confidential nature of the information is apparent from the subject matter, or
(c) is commonly regarded as confidential and/or proprietary in the industry.

En este ejemplo además se considera información confidencial aquello que “habitualmente” tiene esa naturaleza en el campo científico-técnico o sector industrial en el que nos movamos. Es una definición más sujeta a interpretación, pero que permite ampliar aún más el alcance de la confidencialidad.

Además, la obligación de confidencialidad suele hacerse extensiva a entidades o empresas relacionadas (Affiliated Companies, en inglés), entendidas como aquellas que controlan o son controladas de cualquier modo por las partes firmantes del acuerdo.

3. Obligaciones y excepciones

¿A qué nos obliga y a qué no un acuerdo de confidencialidad? En todo acuerdo de confidencialidad hay obligaciones, claro está, pero también supuestos en los que podemos transmitir la información confidencial a otros e incluso otros en los que no estaremos obligados a aplicar el principio de confidencialidad:

Obligaciones

De manera general, a mantener la confidencialidad de la información, a destinarla sólo al objeto para el cuál se nos ha hecho llegar y a tratarla con el mismo grado de confidencialidad que tratamos nuestra propia información confidencial.

Ejemplo:

The Recipient agrees that it will
(a) hold in confidence all Confidential Information,
(b) use the Confidential Information solely for the Purpose,
(c) treat Confidential Information with the same degree of care it uses to protect its own Confidential Information but in no event with less than a reasonable degree of care, and
(d) not to engage in the development of any products or technologies which are in a field similar to the Confidential Information.

En algunos casos, como vemos en este ejemplo, se puede incorporar una cláusula de no competencia o exclusividad en el ámbito de la información confidencial. Hay que ser extremadamente cautos en la aceptación de este tipo de cláusulas, en tanto que pueden imponernos restricciones futuras al desarrollo de nuevos productos, tecnologías o líneas de negocio.

Autorizaciones

No obstante hay supuestos en los que sí es posible revelar la información: a los empleados o asesores de la parte receptora, siempre y cuando existan mecanismos para hacerles extensivas la obligación de confidencialidad (por ejemplo, anexos al contrato de trabajo o compromisos específicos de confidencialidad) o en el caso de que la información confidencial sea requerido por imperativo legal o regulatorio.

Ejemplo:

Permitted Disclosures. The Recipient may disclose Confidential Information to its responsible employees and professional advisers but only to the extent necessary to carry out the Purpose and only if such employees and professional advisers are advised of the confidential nature of such Confidential Information and the terms of this Agreement and are bound by a written agreement or by a legally enforceable code of professional responsibility to protect the confidentiality of such Confidential Information and where the Recipient will still be held responsible for any such breach of this Agreement.

In the event that Recipient is required by law, regulation, rule, act or order of any governmental authority or agency to disclose Confidential Information.

Excepciones

Por último, hay excepciones a la obligación de confidencialidad, habitualmente en el caso de que la información confidencial sea de dominio público (y no sea responsabilidad de la parte receptora, claro está), de que se obtenga legalmente a través de una tercera parte o de que ya estuviéramos en posesión de la misma.

Ejemplo:

Exceptions. Recipient will have no obligations of confidentiality and non-use with respect to any portion of the Confidential Information which:
(a) is or later becomes generally available to the public by use, publication or the like, through no fault of Recipient; or
(b) is rightfully obtained from a third party who had the legal right to disclose the same to Recipient; or
(c) Recipient already possesses, as evidenced by written documentation that predate the receipt;

4. Vigencia

¿Durante cuánto tiempo está protegida la información intercambiada bajo un acuerdo de confidencialidad? Para saberlo hay que distinguir entre dos conceptos distintos pero relacionados:

  1. La vigencia del acuerdo de confidencialidad.
  2. La duración de la obligación de confidencialidad, que no es lo mismo.

Lo primero hace referencia a durante cuánto tiempo vamos a intercambiar información bajo las condiciones establecidas en el acuerdo de confidencialidad. Según el objetivo del acuerdo, esto es, lo que vayamos a hacer con la información confidencial, será mayor o menor. A título indicativo:

  • Entre 3 y 6 meses para la preparación de proyectos en colaboración o para la evaluación de líneas de negocio conjuntas.
  • Entre 6 meses y 1 año para la evaluación de tecnologías o activos de propiedad industrial, por ejemplo en el contexto de un contrato de transferencia, o para la evaluación de un proyecto empresarial o una oportunidad de inversión.
  • Más de 1 año (o por periodos prorrogables) cuando queremos establecer un canal de comunicación estable de intercambio de información con otra entidad, por ejemplo, en el caso de acuerdos de colaboración marco a largo plazo.

En todo caso, se suele establecer que cualquiera de las partes puede dar por terminado el acuerdo con un mínimo preaviso, entre 1 semana y 1 mes.

Lo segundo hace referencia a cuánto tiempo debemos mantener la información con carácter confidencial, periodo que habitualmente se establece en varios años. Según la naturaleza de la información, y como siempre de manera indicativa, el plazo se puede situar entre los 3 y los 7 años.

Ejemplo:

Expiration and Termination. The term of the Agreement will be a period of one (1) year following the Effective Date unless earlier terminated by either party upon fifteen (15) days’ prior written notice to the other party.
The obligations of confidentiality and non-use will survive any such termination or expiration and continue in full force and effect for a period of seven (7) years from the date of termination or expiration.
Upon termination or expiration, or upon the demand of Discloser at any time, any and all paper copies of Confidential Information will be destroyed by Recipient.

Sin perjuicio de esta obligación de confidencialidad se suele establecer que, a la finalización de la vigencia del acuerdo, la información recibida por la parte receptora debe ser destruida.

5. Reparaciones

Hasta aquí hemos definido, en base al objetivo del intercambio de información, la naturaleza de la misma, los supuestos en los que debemos y no debemos mantener la confidencialidad y la vigencia de la misma, el alcance del acuerdo y por tanto, de la obligación de confidencialidad.

Pero, ¿qué ocurre si una de las partes incumple esta obligación?

Si esta situación se da probablemente acabemos en los tribunales, pero los acuerdos de confidencialidad suelen establecer algunas condiciones para dejar claro que no cumplir con el deber de confidencialidad acarrea consecuencias. De nuevo a título indicativo:

  • Si se acepta como reparación una compensación económica de la parte receptora a la transmisora y, en tal caso, si se establece algún importe o método de cálculo de dicha compensación.
  • Si se contempla y acepta la aplicación de medidas cautelares o compensaciones equitativas por el daño producido a la parte transmisora.

De manera general no se suele establecer un importe alguno, en tanto que equivaldría a poner precio a la información confidencial, y si se establece se trata de un importe claramente superior al valor potencial de la información confidencial o al beneficio que la parte receptora pudiera obtener de la misma.

Ejemplo:

Remedies.
Either party may be irreparably injured by a breach of this Agreement; that money damages would not be an adequate remedy for any such breach.
Either party will be entitled to seek equitable relief, including injunctive relief, as a remedy for any such breach or threatened breach of this Agreement.

Conclusión

Aunque son documentos en apariencia sencillos y que se firman con cierta ligereza (a veces se ven como un trámite para avanzar en colaboraciones o proyectos conjuntos) los acuerdos de confidencialidad establecen obligaciones cuyo incumplimiento, aunque sea por desconocimiento, puede tener consecuencias graves.

Además, sobre todo en el ámbito académico, se firman acuerdos de confidencialidad sin tener o poner los medios para asegurar su cumplimiento. Una situación habitual es aquella en la que los investigadores implicados no son conscientes del compromiso de confidencialidad asumido por su institución. Una buena práctica es que los propios investigadores que van a tener acceso a la información confidencial firmen el acuerdo dándose por enterados y conformes con el contenido del mismo.

En sentido contrario, mediante la firma de un acuerdo de confidencialidad podemos estar asumiendo compromisos que limiten nuestra libertad de operación y nuestra capacidad para desarrollar nuevos proyectos o líneas de negocio. De nuevo, definir bien el alcance y conocer de antemano qué tipo de información vamos a intercambiar nos ayudará a detectar y minimizar esos riesgos.

Por otra parte, en el marco de transferencia de tecnología, en ocasiones asumimos que por el hecho de que una tecnología o resultado de investigación ya estén patentados no es necesario suscribir un acuerdo de confidencialidad. Nada más lejos de la realidad:

  • En el caso de que la solicitud de patente no estuviera aún publicada, estaríamos dando acceso a su contenido antes de tiempo, otorgando cierta ventaja competitiva a nuestro socio o cliente.
  • Aunque estuviera publicada, con frecuencia vamos transferir conocimientos y know-how asociados a la misma que pueden y deben ser tratados como información confidencial.

Igualmente que la mayoría de acuerdos y contratos para la realización de proyectos I+D y de transferencia tecnológica incluyen claúsulas de confidencialidad que, sin llegar al nivel de detalle como el que hemos visto, establecen obligaciones y responsabilidades que hay que conocer y, claro está, cumplir.

Por último, no está de más recordar que, ya seamos investigadores o empresarios, es imprescindible contar con un asesoramiento legal experto en esta materia.

6 preguntas que debes hacerte antes de valorar tu propiedad industrial

La valoración de los derechos de propiedad industrial -u otros activos intangibles- es uno de los temas que mayor complejidad presenta en los procesos de transferencia o compra-venta de tecnología. No existe un mercado públicamente accesible como tal y los compradores y vendedores rara vez dan detalles de las transacciones efectuadas.

Ante esta situación, existen un buen número de métodos y aproximaciones para estimar el valor de una tecnología, cada uno de ellos con ventajas e inconvenientes a tener en cuenta a la hora de decantarse por uno de ellos, por una parte, y para interpretar sus resultados correctamente, por la otra.

No obstante, ya seas un emprendedor, un centro de investigación o una empresa consolidada, hay una serie de cuestiones comunes que es conveniente plantearse antes de iniciar la valoración de tu propiedad industrial.

Responderlas te permitirá comprender mejor el alcance de los activos que vas a valorar y te proporcionará una base más sólida para llevar a cabo esta valoración, de cuyo resultado puede depender la entrada de inversión en el capital social, o incluso la venta de la propia empresa.

1. ¿Para qué quieres llevar a cabo la valoración?

Un objetivo de toda compañía debe ser obtener el mayor retorno posible de su propiedad industrial, y las estrategias para conseguirlo pueden ir desde la licencia a terceros (lo habitual en universidades o centros de investigación) o la explotación directa de los mismos.

Estrategias diferentes originarán valores diferentes para un mismo activo, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de elegir un método de valoración u otro.

Así, los motivos para valorar una tecnología pueden clasificarse en internos y externos:

Internos

  • Análisis o actualización de la cartera de derechos de propiedad industrial
  • Planificación de la estrategia corporativa
  • Gestión del conocimiento de la organización.

Externos

  • Compra-venta de tecnologías
  • Transferencia entre empresas
  • Establecimiento de alianzas o joint ventures
  • Fusiones y adquisiciones
  • Información a socios/accionistas de la empresa
  • Procedimientos legales (e.g. reclamaciones)
  • Liquidación de la empresa

2. ¿Quién es el usuario final de la valoración?

El usuario de la valoración puede ser desde la propia dirección de la empresa, un socio o acciones, un inversor, una entidad financiera o un potencial comprador. Por supuesto, la valoración puede llegar a distintos tipos de usuarios, de diferentes organizaciones.

Las decisiones que se tomen en base al resultado de la valoración serán, con toda probabilidad, de carácter estratégico, y servirán para determinar qué derechos de propiedad industrial se compran, venden o licencian, o se solicitan, mantienen o abandonan.

El valor que finalmente se otorgue a los derechos de propiedad industrial dependerá en gran medida de quién sea el usuario final de los mismos. Por tanto, es importante interpretar la valoración desde el punto de vista del mismo, y elegir un método de valoración que recoja adecuadamente sus intereses.

3. ¿Qué derechos vas a valorar?

Los derechos de propiedad industrial pueden comprender desde una patente o un modelo de utilidad, hasta un diseño o una marca comercial, y pueden ser valorados individualmente o en combinación con otros.

Así, algunos derechos tendrán mayor valor si se consideran conjuntamente (por ejemplo, cuando esto permita garantizar la libertad de operación) pero también puede darse la situación inversa. Del mismo modo, algunos derechos pueden tener mayor valor combinados con otros activos, no necesariamente intangibles. Sería el caso, por ejemplo, de los derechos de propiedad industrial asociados a un prototipo ya desarrollado o una línea de producción en funcionamiento.

El conocimiento en profundidad del negocio asociado a dichos derechos es esencial para tomar la decisión sobre este punto.

4. ¿Son los derechos suficientemente sólidos?

El concepto de due diligence es muy amplio, y puede ser realizado desde múltiples perspectivas y con mayor o menor profundidad. Aunque puede resultar costosa, una buena due diligence permite anticipar problemas y, en consecuencia, ahorrar tiempo, dinero y perjuicios.

Por ello, en lo que respecta a la valoración de derechos de propiedad industrial, es más que conveniente realizar al menos una pequeña due diligence, de carácter preliminar si se quiere, pero que determine al menos el alcance, las oportunidades y las limitaciones de los derechos, así como revelar posibles deficiencias o dificultades para hacerlos efectivos. En otras palabras, debes asegurarte de que los derechos de propiedad industrial objeto de la valoración son suficientemente sólidos y permiten implementar la aplicación (producto, servicio, etc.) para la que están concebidos.

En el caso de que el usuario final de la valoración sea externo a la organización con seguridad llevará a cabo una due diligence él mismo, o la encargará a una entidad independiente.

5. ¿De qué recursos -humanos y económicos- dispones para llevar a cabo la valoración?

Hay empresas que cuentan con los recursos necesarios (departamentos especializados y profesionales con experiencia) para llevar cabo la valoración ellas mismas, aunque no es lo más frecuente. Si eres un emprendedor o mediano empresario, o incluso una universidad o centro de investigación, es probable (y conveniente) que necesites recurrir a expertos externos.

Al igual que en el caso de la due diligence, contar con una entidad o experto independiente concede mayor credibilidad a la valoración. Aunque esto no implique necesariamente un resultado más certero, es un aspecto a tener en cuenta dependiendo de a quién esté destinada la valoración.

Por otra parte, en función del objetivo de la valoración y de la trascendencia de las decisiones estratégicas que se van a tomar como consecuencia de la misma, tendrás que determinar los recursos que dedicas a la misma.

No olvides que la valoración es una herramienta que, en última instancia, te tiene que ayudar a definir la mejor estrategia para tu empresa.

6. ¿Qué método de valoración debes usar?

En términos generales, existen dos tipos de métodos de valoración de derechos de propiedad industrial: los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos.

Llegados a este punto, si vas a contar con un experto externo, éste te podrá aconsejar sobre qué método o combinación de métodos es el más adecuado para lograr los objetivos de la valoración.

Sin embargo es conveniente que conozcas las principales características de cada uno de ellos, y para qué se utilizan:

Métodos cualitativos

  • Los métodos cualitativos dan, en base a distintos criterios, una puntuación (score) de los derechos de propiedad industrial.
  • Se utilizan habitualmente con fines de análisis interno y de gestión del conocimiento. Por ejemplo, para evaluar y priorizar los activos que componen tu cartera de derechos de propiedad industrial, identificar cuáles son los más valiosos y, llegado el caso, descartar los menos.
  • Se pueden utilizar también en el marco de negociaciones comerciales, para comparar diferentes activos y, en combinación con métodos cuantitativos, fijar un precio mayor o menor.

Métodos cuantitativos

  • Los métodos cuantitativos dan una aproximación del valor monetario de los derechos de propiedad industrial.
  • Se utilizan cuando queremos dar un valor o precio (ojo, no es lo mismo) a nuestros derechos de propiedad industrial.
  • Existen múltiples métodos cuantitativos, que se pueden clasificar en función de si la valoración se lleva a cabo desde la perspectiva:
    • De los costes que han supuesto dichos derechos de propiedad industrial.
    • De los ingresos que han generado, o qué podrían generar.
    • Del mercado al que se dirigen.

Como es de esperar, una combinación de distintos métodos adaptada a nuestras necesidades y objetivos será la mejor elección.

Conclusión

Plantear y responder a estas preguntas te puede ayudar, en primer lugar, a determinar si necesitas valorar tus derechos de propiedad industrial y, en segundo lugar, a comprender mejor los factores que influyen en el valor final otorgado a esos derechos, ya sea por la propia empresa, por socios o clientes, o por potenciales inversores.

Te servirá también para preparar la reunión con tu experto en propiedad industrial, hablar un lenguaje común con él, y expresar mejor tus necesidades y las de tu empresa.

¿Has realizado alguna vez una valoración de tu propiedad industrial?

En tal caso, ¿cuál fue tu experiencia y las “lecciones aprendidas”?

¿Crees que hay algún otro aspecto que, con carácter previo a la valoración, habría que tener en cuenta?